Cuándo la bombucha suena como un bombazo – un caso sobre confundibilidad marcaria
Qué dice la ley de marcas, cuándo hay confundibilidad marcaria. Consejos prácticos para registrar una marca según la ley de marcas argentina. Actualizado a noviembre de 2016.
El verano de Montevideo
Paseaba por el centro de Montevideo porque había ido a saludar a una pareja amiga que es de allí, caminaba mirando los timbres de los edificios que todavía llevan el nombre de los propietarios, como la arquitectura de la ciudad que es de décadas atrás y el acento, ese acento de campo… esa y otras distracciones me impidieron esquivar a tiempo el baldazo de agua. Ni bien pude levantar la cabeza que ya me habían tirado otro desde el balcón.
Las risas del piberío de enfrente también me marcaron el lugar de resguardo contra esa costumbre, abajo mismo del balcón. Si salís al borde, sos presa del agua. Menos mal que hacía calor y andaba con bermuda, porque después me fui a la costanera montevideana donde no estacionan autos, un modelo a imitar, creo. De novela…
La nieve autorizada y regulada porteña
Aunque acá es más sofisticado porque varios tiran nieve, pero no cualquiera sino que eligen del listado de nieves autorizadas por el ANMAT, o en el barrio de Palermo —sea Palermo Queens o Palermo Lugano– donde te tiran fina molécula de hidrógeno oxidado a temperatura ártica aunque esa nieve en realidad sea química y vaya a saber qué le ponen y bueno, por eso el listado de las autorizadas. 
La mano dura y tolerencia cero bonaerense
Pero aunque tiren nieve autorizada parece que si cruzan la General Paz ya tendrían complicaciones; resulta que el código de faltas provincial dice que “Será penado con multa entre el quince (15) y el cuarenta (40) por ciento del haber mensual del Agente de Seguridad (Agrupamiento Comando) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y arresto de diez (10) a treinta (30) días:
a.- El que en la vía pública o lugares de acceso público arrojare agua o cualquier otro líquido a las personas mediante cualquier procedimiento, sin el consentimiento de la persona a quien se dirige el juego; [yo los amenacé con esto en Montevideo, pero no me dieron pelota, a la manga de destituyentes anárquicos y anómicos que me tiró el baldazo de agua… 😉 ]
b.- Los que jueguen con agua o cualquier otro líquido, mediante cualquier procedimiento, en los corsos, desfiles o luqares de reunión de personas;
c.- El que utilice o venda tubos lanzaperfumes o cualquier otra sustancia química cuya venta no esté autorizada por el Ministerio de Bienestar Social; [con lo caro que está el perfume y el corralito aduanero vigente, esto ya quedó en desuso]
d.- El que haga uso de aparatos destinados a arrojar violentamente a las personas, serpentinas, flores, papel picado o los recoja del suelo para volverlos a arrojar; [como dijo Irma Jusid, cuidate, pebete, ojito…]
e.- El que cambie el disfraz autorizado, de modo que pueda ofender el decoro o las buenas costumbres; [el disfraz debe estar autorizado, y como no dice por quien debería ser por la gobernación. Eso sí, como es un delito usar signos oficiales, está prohibido disfrazarse de policía, agente agente….].
Igual la mano dura dura está en Córdoba, que no solo pena el merodeo (caminar sin razón aparente) sino que sanciona con arresto de hasta quince días, los que en ocasión de los juegos “arrojaren agua desde vehículos en movimiento o desde edificios“.
Por eso, no en Córdoba pero sí en Buenos Aires, donde lo no prohibido está permitido, se suelen tirar bombuchas ® que sirven para todo el año en la pileta o afuera. El punto débil de la bombucha es el cuellito en la canilla porque se rompe o si la dejás un rato más y zácate! esssplota en las manos y a otra cosa. Entonces es un equilibrio activar esa bomba de agua entre poco inflada y chanfle y que esté bien cargadita para que impacte en una espalda y plaf… seguido del grito “ayyyyyy”, que es lo mismo que deben haber dicho los de la empresa Anzur SA cuando se enteraron que Cidal SA les disputó la marca… Veamos qué pasó.
La confundibilidad marcaria de la bombucha – consejos prácticos al registrar la marca
Y a los de Cidal les cayó el “bombazo” que es la otra marca que quiso registrarse como fabricante de bombitas para agua para competir con las bombuchas (marca registrada por Cidal SA.) Resulta que cuando registrás una marca, se publica en el boletín del INTI, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial para que todos la conozcan y en su caso se opongan porque coincide con la marca propia, se confunde. Esa característica de ser confundida se lo conoce como “confundibilidad”, palabra que no está en el diccionario pero sí en el léxico abogadil, igual que otras tantas como “nulidicente”, el que plantea una nulidad. Así que no debería usarse, pero poco a poco se arraiga.
Las marcas no son solo nombres, sino que se protege cualquier signo distintivo, hasta una combinación de colores, los dibujos, imágenes, las frases publicitarias (“Hay cosas que el dinero no puede comprar…”) y así.
La ley expresamente aclara que no pueden registrarse como marca “los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptos de su naturaleza, función, cualidades u otras características“. Por ejemplo, no puedo registrar un gimnasio marca “gimnasio” porque impediría la libre competencia, otro valor que se protege. Las marcas son denominativas (un nombre), figurativas (un logo, un dibujo) o mixtas (una ensalada de ambos).
Entonces fueron los de Bombazo al INTI, eligieron la marca y llenaron el formulario, previo pago de tasa —como diría Susana con medias Silvana™ por supueeestooo— (¿podría empezar a cobrar por estas menciones, nocierto? Al menos para pagar el hosting…) y cuando los de Bombucha se dieron cuenta plantearon la oposición. Cuando hay oposición el INPI no la inscribe. Si al INPI tampco le parece que califica, tampoco la inscribe. De lo contrario, va todo bien y al registrante le dan el titulito de la marca, que es un activo y vale plata. Con el tiempo puede valer más plata, es lo que se conoce como un bien intangible en el balance y tiene un tratamiento tributario especial.
Para prevenir la oposición y registrar correctamente una marca, conviene hacer una búsqueda previa de los antecedentes, evaluar qué clases/s conviene. Muchas veces no se restringe bien la palabra o se genera una marca muy amplia, y eso genera problemas. A veces, se puede acordar, en la mediación para levantar la oposición (ver abajo) alguna variación, pero no siempre hay acuerdo. Por ejemplo, la marca registrante cede y y a los Cubanitos Dulcelín que se confundían con Dulcimar (nombres de fantasía) le cambia el color al paquete, o le antepone alguna palabra, etcétera.
Para buscar antecedentes el emprendedor puede ir directo al INPI, Paseo Colón 717 y pedir una búsqueda de marcas idénticas, gratis! O también por la web en este formulario. También se puede realizar una búsqueda fonética de antecedentes, más amplia pero opcional y recomendada. Esta búsqueda es arancelada y se pide por nota al INPI. Usualmente el registro tarda un año y pico, si todo va bien, y hay que pagar unos $1.000 por clase (los aranceles del INPI acá) más los honorarios al agente o abogado/a si se elige alguien (es opcional, también, aunque puede ayudar mucho en ese proceso de prevención de conflictos).
Cómo levantar la oposición al registro de la marca
Ahora si no se concede, sea por oposición de Bombucha, como en el caso, o del INPI, hay que pedirle a un juez que resuelva la controversia. Es lo que se conoce como un juicio para levantar la oposición al registro de la marca Bombazo en la clase 28. Porque cada marca tiene su clase y su yo tengo una marca en la clase 15 que es instrumentos musicales (trombones marca “Vecinos contentos”) otro podría registrar esa misma marca en la clase 4, que cubre aceites y grasas industriales, aunque sea una grasada (salvo que sea marca notoria, válida para Córdoba y Mendoza).
Y los jueces aceptaron que las expresiones Bombucha y Bombazo conllevan “una visible distancia entre ellas y esto lo capta inmediatamente el intelecto humano y cualquier niño con uso de razón (a los más pequeños habrá de importarles un rábano la designación de los globitos o bombitas: les bastará que cumplan la finalidad para la que están destinados).” Lo que está entre paréntesis es clave.
Además, tuvieron en cuenta los envases, porque lo que importa es si el tipo común las puede distinguir. Así, aprenciaron: “aunque uno tenga la cara estilizada de un payaso y otro el dibujo de un payaso de cuerpo entero tomado de dos grandes globos- son tan disímiles en sus colores, dibujos y letras que, prescindiendo por ahora del problema de las denominaciones, entre ellos no hay posibilidad razonable de confusión.“
Entonces, los de Bombazo pudieron registrar esa marca para las bombitas de agua, y se les concede por 10 años aunque podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la marca fue utilizada, dentro de los 5 años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad.
La marca vale solo para el país donde está registrada, por ende, si la marca está registrada en Uruguay y no hay mala fé, se podría usar en Argentina. Aunque en Uruguay prefieren el baldazo, y no la bombucha.
Sentencia completa: CAUSA 50875/95 – “CIDAL S.A. C/ ANZUR S.A. S/ NULIDAD DE MARCA” – CNCIV Y COMFED – SALA II – 03/08/2000
En Buenos Aires, a los 3 días del mes de agosto de dos mil reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: “CIDAL S.A. C/ ANZUR S.A. S/ NULIDAD DE MARCA”, respecto de la sentencia de fs.369/373 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden;; señores Jueces de Cámara doctores Eduardo Vocos Conesa y Marina Mariani de Vidal.//-
A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor EDUARDO VOCOS CONESA dijo:
I)) La firma “Cidal S.A.”, que tiene registrada la marca BOMBUCHA para distinguir “pelotas de goma y juguetes de goma” de la clase 28 (título nº 1.174.287/5, originado en el título nº 511.333 de la categoría 17 N -año 1963-) , promovió la demanda de autos contra “Anzur S.A.” a fin de que se declare la nulidad de la marca de ésta, nº 1.510.957, consistente en la designación “BOMBAZO”, que cubre toda la clase 28, y se la condene a cesar en su uso. Basa su pretensión en que ambas expresiones son confundibles y en que el registro de la contraria transgrede la regla moral establecida en el art.953 del Código Civil (fs.105/115). Al progreso de ella se opuso la accionada afirmando la inconfundibilidad de los signos y la inexistencia de la mala fe que se le atribuye (fs.144/154)
Tal es la sustancia de la presente causa, en la que omito reseñar los términos constitutivos de la litis toda vez que el fallo de primera instancia contiene una precisa síntesis al respecto, la que doy por reproducida en homenaje a la brevedad.-
II) El señor Magistrado, en la sentencia de fs.369/ 373, rechazó la demanda -con costas- por estimar que no () concurrían circunstancias que justificaran la pretensión nulificante de la actora. Apeló ésta a fs.375 y expresó agravios a fs.388/407, contestados a fs.409/423. Median, además, recursos (fs.379/382) y agravio (fs.406 vta.) sobre honorarios, tema que será examinado por la Sala en conjunto al concluir el presente acuerdo.-
III) Aclaro, ante todo, que no obstante haber analizado todas las pruebas de la causa y reflexionado sobre los diversos planteamientos de las partes, sólo volcaré en este voto aquellos fundamentos que considero “conducentes” para la correcta composición del diferendo. Me atengo, así, a la jurisprudencia de la Corte Suprema que ha juzgado correcta tal metodología (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros) y que es criterio recibido, en orden a la selección y valoración de la prueba, por el art.386, segunda parte, del Código Procesal.-
IV) Como la pretensión de nulidad se dirige contra una marca debidamente registrada y en explotación, en grado no desdeñable puesto que sus ventas alcanzaron desde fines de 1993 hasta mayo de 1997 la cantidad de 842.250.000 unidades (confr. informe de fs.304/5) , el criterio para efectuar el cotejo marcario debe ser aplicado con adecuada severidad, desde que el cuestionamiento es dirigido contra un título concedido por el Estado Nacional, que constituye -como principio- un derecho adquirido (confr. J. OTAMENDI, “Derecho de Marcas”, Bs.As. 1995, 2a.ed., p.357) , no resultando suficientes las razones expuestas por la actora para sostener que, en autos, corresponde seguir pautas “benignas”.-
Agregaré que, en caso de ser la solución reflexivamente dudosa, procede -a diferencia de los conflictos por cese de oposición- volcar la duda en favor de la demandada.-
Bien entendido que, tanto en materia de nulidades marcarias como en contiendas sobre cese de oposiciones, es fundamental atender a la solución que mejor armonice con el cumplimiento de los fines de la Ley de Marcas: la protección del consumidor y de prácticas comerciales honestas (confr. Fallos: 272:290; 279:150, entre otros).-
V) Ello establecido, y teniendo presente que la litis se ciñe particularmente a “globitos para agua” o “bombitas para agua”, el problema se limita a definir si, relativamente a dichos artículos (y otros de la clase 28) , las marcas BOMBUCHA y BOMBAZO son confundibles y si, como asevera la demandante, la contraria efectuó el registro con el espurio propósito de acercamiento para medrar con el prestigio ajeno.-
Examinados los antecedentes de la causa, me inclino por considerar que las referidas marcas no son confundibles y que, por consiguiente, la imputación de mala fe formulada por la actora carece de sustento.-
VI) Señalo, por lo pronto, que el hecho de que en los envases luzca el dibujo de la cara de un payaso (marca de la actora) o un payaso de cuerpo entero (signo de la demandada), no es motivo que baste para revelar mala fe en el registro. Porque Anzur S.A., con la documental que aportó al contestar la demanda, acreditó que es común incluir tal figura en los envoltorios de los globitos o bombitas de que se trata (confr. catálogos referidos a los productos “dingo”, “bini”, “Di Rezze”, “globos”, “festival” y “pelloncini”, en sobre reservado) ; extremo que se explica en razón de que las bombitas de agua son usadas especialmente en la época de Carnaval, con la que en buena medida se asocian las máscaras, los payasos y otros materiales festivos.-
Por lo demás la demanda -si bien destaca la coparticipación evocativa de aquellas figuras- no está dirigida contra ese dibujo del payaso de cuerpo entero sino relativamente a las designaciones nominales BOMBUCHA y BOMBAZO. Y es menester precisar, asimismo, que la percepción de los envases de fs.2 y 3 del exp. de med. preliminares -aunque uno tenga la cara estilizada de un payaso y otro el dibujo de un payaso de cuerpo entero tomado de dos grandes globos- son tan disímiles en sus colores, dibujos y letras que, prescindiendo por ahora del problema de las denominaciones, entre ellos no hay posibilidad razonable de confusión; máxime meritando -como antes dije- que la demandada acreditó que el recurso a la figura de un payaso en los envoltorios de los productos no es una práctica inusual.-
Desde otro enfoque, antes de analizar el núcleo de la causa, débese puntualizar que la actora es titular de la marca BOMBUCHA -porque así fue solicitada y concedida-, la que no le otorga, en absoluto, en contra de lo que pretende, un poder de señorío sobre la partícula inicial BOMB. Y bueno es destacar que, aunque BOMBUCHA sea un signo otorgado en 1963 y comercializado significativamente (peritación contable de fs.283/286 y título de fs.100) , ello no le confiere el carácter de una marca notoria. Yo no tenía la menor noticia de su existencia y he comprobado dentro del círculo de relaciones en que me muevo -lo que vale a título de experiencia de un ciudadano medio- que ninguna de las personas con las que he conversado la conocen. No se ha aportado prueba, por otro lado, que autorice a afirmar que la marca de la actora es conocida por una gran fracción del público (confr. P. MATHELY, “Le Droit Francais des Signes Distinctives”, París 1984, p.18, cit. Por J. Otamendi en la obra antes referida, pág.365).-
VII) La aprehensión de ambas marcas, como totalidades y en forma sucesiva, revela sí que estamos en presencia de palabras que pertenecen a una misma familia cuyo núcleo es el sustantivo BOMBA. Empero, los afijos pospuestos (o desinencias) que se asocian a la raíz BOMB les otorgan características singulares.-
Y es que los sufijos son elementos que van detrás de las palabras para modificar su sentido o función (confr. Diccionario de la Lengua Española. Esencial, Larousse, Méjico 1997, p.622) , y son tan diferentes los efectos de los sufijos UCHA y AZO que modifican, también de manera muy diferente, el sentido o función del sustantivo BOMBA, dando nacimiento a dos ideas “claras y distintas” (nótese que la propia actora, a fs. 394 vta. de su expresión de agravios, admite la diversidad conceptual cuando señala que “bombazo” no califica el producto sino que dice relación o evoca “el efecto de una explosiónº) .-
El sufijo UCHA (UCHO) le da al sustantivo o adjetivo una connotación ora diminutiva ora despectiva (confr. Gran Diccionario de la Lengua Española, Larousse, Barcelona 1998, pág. 1775; Gran Diccionario General de la Lengua Española, VOX, 1ra.ed. reimpresión 1989, t.2, pág.1104) y, como enseña María Moliner, es de uso muy corriente y acomodaticio a cualquier nombre o adjetivo, caracterizándolo en forma despectiva y a veces con un sentido atenuativo (confr. Diccionario de Uso del Español, edit. Gredos, Madrid 1991, t.2, p.1414) , como sucede, v.gr., en las palabras “flacucho”, “debilucha”, “feúcha”, “casucha”, “aguilucho”, “medicucho”, “papelucho”, “larguirucho”, “delgaducho”, etc. Es así que, en el entendimiento popular -coincidente con lo que explican los diccionarios mencionados-, una “bombucha” aparece como una “bomba” menor o de mitigado efecto.-
En cambio, la incidencia semántica del sufijo AZO es bien desemejante, como que caracteriza a las voces que lo emplean como un aumentativo o designando una acción violenta o brusca (ver: I. BOSQUE y V. DELMONTE, “Gramática Descriptiva de la Lengua Española”, Colección Nebrija y Bello de la Real Academia Española, Madrid 1999, t.3, ps.4529/4530; “La fuerza de las palabras”, ed. Reader”s Digest, Méjico 2000, pág. 497/498). Vayan como ejemplo: “martillazo”, “paraguazo”, “zarpazo”, “garrotazo”, “macanazo”, “tangazo” “perrazo”, “ojazos”, etc.-
Tales notas singularizantes tienen, en la especie, particular relevancia en tanto forman dos vocablos que -figuren o no en los diccionarios- poseen un sentido conceptual distinto, factor de especial valía pues el contenido ideológico es por lo común de importancia decisiva para resolver lo atinente a la confundibilidad de las marcas.-
La diferencia de significados de las expresiones BOMBUCHA y BOMBAZO pone una visible distancia entre ellas y esto lo capta inmediatamente el intelecto humano y cualquier niño con uso de razón (a los más pequeños habrá de importarles un rábano la designación de los globitos o bombitas: les bastará que cumplan la finalidad para la que están destinados).-
De allí que juzgue que, en el terreno conceptual, los signos enfrentados no se prestan a confusión. Y como la grafía (BOMBUCHA-BOMBAZO) y la sonoridad de esas palabras (por la estructura de sus dos últimas sílabas, -BUCHA y BAZO-) son “claramente distinguibles”, la coparticipación de la primera sílaba o de las cuatro primeras letras (BOM o BOMB) no proyecta similitud confusionista;; ello así, porque las terminaciones se encuentran dotadas de una fuerza tal que absorben, en la totalidad del signo, esa porción común.-
En las condiciones antedichas, no mediando confusión entre las marcas nominativas ni entre los dibujos que las adornan en los envases, la demanda ha sido bien rechazada por el a quo. Y no le falta razón al señor Juez cuando asigna a las marcas en juego un cierto poder evocativo de la naturaleza, función o cualidades del producto, puesto que los “globitos para agua” (o “globitos de agua”) son también usualmente designados, según hecho de experiencia público y notorio, como “bombitas para agua” o (“bombitas de agua”). Tan es ello así, que la actora, al demandar, denomina a los productos como “bombitas de agua” en dos ocasiones y en la misma foja (confr. fs.109 vta.). Y no cabe duda, entonces, que denominar “bombucha” o “bombazo” a “bombitas para agua”, terreno concreto en el que cabe considerar los signos, persigue una evidente finalidad de evocar la índole del artículo. “O es que, acaso, no fueron elegidas precisamente por ello”. Tengo para mí que no sería sincera una repuesta negativa.-
Alcanzada la conclusión de que las marcas en pugna no son, en términos de razonabilidad, confundibles en ninguno de los tres planos del cotejo (ideológico, gráfico o fonético) , las circunstancias que apunta la parte actora para apoyar la tesis contraria -bajo el título QUINTO AGRAVIO- pierden toda significación. Porque, siendo los signos “fácilmente distinguibles”, como lo quiere la ley (art.3º, incs. “a” y “b”) y lo exige la jurisprudencia (confr. fallos citados por J. OTAMENDI, op.cit., nota 6 en pág.156, entre muchos otros) , no quita ni pone el hecho de que se trate de productos de venta masiva y bajo costo, su expendio en quioscos y pequeños negocios, la antigüedad de la marca, el monto de las inversiones publicitarias, etc.-
Para finalizar, señalo que el error del proveído de fs.13 del exp.agreg., explicable por el abrumador número de expedientes del despacho diario, o por simple descuido del agente (error ése que, visto por quienes llevamos una vida “detrás del mostrador”) , es un hecho totalmente intrascendente, al punto que sorprende -y no poco- que se pretenda otorgarle algún valor como prueba de la confundibilidad de las marcas.-
VIII) Relativamente al cargo de las costas, el art. 68, primer párrafo, del Código Procesal ha adoptado el criterio objetivo del vencimiento o derrota, del que no encuentro motivo valedero para marginarlo puesto que no concurren en el sub iudice dificultades de hecho o de derecho que justifiquen encuadrar el caso en la solución excepcional que prevé la segunda parte de aquella norma. Importando recordar, a esta altura, que la imposición de las costas no tiene, como regla, naturaleza sancionatoria, sino que procura resarcir al vencedor de los gastos en que debió incurrir para obtener el reconocimiento de su derecho.-
Voto, pues, por la confirmación de la sentencia apelada, con costas a la recurrente vencida.-
La señora Juez de Cámara doctora Marina Mariani de Vidal, por razones análogas a las aducidas por el señor Juez de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa, adhiere a las conclusiones de su voto. Con lo que terminó el acto.-
Buenos Aires, de agosto de 2000.-
Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada, con costas a la recurrente vencida (art.68, primer párrafo, del Código Procesal) .-
Déjase constancia de que la tercera vocalía de la Sala se encuentra vacante (art.109 del Reglamento para la Justicia Nacional).-
Regístrese, notifíquese y devuélvase.//-
FDO: EDUARDO VOCOS CONESA – MARINA MARIANI DE VIDAL
Subway à la conurba. pic.twitter.com/uEDQVvsg0z
— Kurt Cobani (@kurtcobani) February 6, 2015
Anexo con la ley de marcas
LEY DE MARCAS Y DESIGNACIONES
LEY Nº 22.362
Buenos Aires, 26 de diciembre de 1980.
EN uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:
CAPITULO I
DE LAS MARCAS
SECCION 1a
Derecho de propiedad de las marcas
ARTICULO 1º — Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.
ARTICULO 2º — No se consideran marcas y no son registrables:
a) los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptos de su naturaleza, función, cualidades u otras características;
b) los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro;
c) la forma que se dé a los productos;
d) el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.
ARTICULO 3º — No pueden ser registrados:
a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios;
b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios;
c) las denominaciones de origen nacional o extranjeras.
Se entiende por denominación de origen el nombre de un país de una región, de un lugar o área geográfica determinado que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos.
d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen de precio u otras características de los productos o servicios a distinguir;
e) las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres;
f) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias;
g) las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino;
h) el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive;
i) las designaciones de actividades, incluyendo nombres y razones sociales, descriptivas de una actividad, para distinguir productos. Sin embargo, las siglas, palabras y demás signos, con capacidad distintiva, que formen parte de aquéllas, podrán ser registrados para distinguir productos o servicios;
j) las frases publicitarias que carezcan de originalidad.
ARTICULO 4º — La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente.
ARTICULO 5º — El término de duración de la marca registrada será de Diez (10) años. Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los Cinco (5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad.
ARTICULO 6º — La transferencia de la marca registrada es válida respecto de terceros una vez inscripta en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.
ARTICULO 7º — La cesión o venta del fondo de comercio comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario.
ARTICULO 8º — El derecho de prelación para la propiedad de una marca se acordará por el día y la hora en que se presente la solicitud, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales aprobados por la República Argentina.
ARTICULO 9º — Una marca puede ser registrada conjuntamente por Dos (2) o más personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario.
SECCION 2ª
Formalidades y trámites de registro
ARTICULO 10 — Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud por cada clase en que se solicite, que incluya su nombre, su domicilio real y un domicilio especial constituido en la Capital Federal, la descripción de la marca y la indicación de los productos o servicios que va a distinguir.
ARTICULO 11. — El domicilio especial a que se refiere el Artículo 10, constituido por una persona domiciliada en el extranjero, es válido para establecer la jurisdicción y para notificar las demandas judiciales por nulidad, y reivindicación o caducidad de esta marca, y para todas las notificaciones a efectuarse con relación al trámite del registro.
Sin embargo, cuando se trate de demandas judiciales por nulidad, reivindicación o caducidad, el juez ampliará el plazo para contestarlas y oponer excepciones en atención al domicilio real del demandado.
ARTICULO 12. — Presentada la solicitud de registro, la autoridad de aplicación si encontrare cumplidas las formalidades legales, efectuará su publicación por un (1) día en el Boletín de Marcas a costa del peticionante.
Dentro de los treinta (30) días de efectuada la publicación, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial efectuará la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto de la registrabilidad.
ARTICULO 13. — Las oposiciones al registro de una marca deben efectuarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dentro de los treinta (30) días corridos de la publicación prevista en el Artículo 12.
ARTICULO 14. — Las oposiciones al registro de una marca deben deducirse por escrito, con indicación del nombre y domicilio real del oponente y los fundamentos de la oposición, los que podrían ser ampliados al contestarse la demanda en sede judicial. — En dicho escrito debe constituirse un domicilio especial dentro de la Capital Federal, que será válido para notificar la demanda judicial que inicie el solicitante
ARTICULO 15. — Se notificará al solicitante las oposiciones deducidas y las observaciones que merezcan la solicitud.
ARTICULO 16. — Cumplido un (1) año contado a partir de la notificación prevista en el artículo 15, se declarará el abandono de la solicitud en los siguientes casos:
a) Si el solicitante y oponente no llegan a un acuerdo que posibilite la resolución administrativa y aquél no inicia acción judicial dentro del plazo indicado;
b) Si promovida por el solicitante la acción judicial, se produce su perención.
La acción judicial podrá iniciarse una vez acreditada, mediante declaración jurada del letrado interviniente, la conclusión del procedimiento de mediación.
(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 27.222 B.O. 23/12/2015. Vigencia: a partir de los noventa (90) días de su publicación.)
ARTICULO 17. — La acción judicial para obtener el retiro de la oposición deberá iniciarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.
Dentro de los diez (10) días de recibida la demanda, junto con la declaración jurada que acredita la conclusión del procedimiento de mediación, la dirección remitirá aquélla y los elementos agregados al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal junto con la copia de las actuaciones administrativas de la marca opuesta. El proceso judicial respectivo tramitará según las normas del juicio ordinario.
(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 27.222 B.O. 23/12/2015. Vigencia: a partir de los noventa (90) días de su publicación.)
ARTICULO 18. — El juez interviniente informará a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial sobre el resultado del juicio iniciado para obtener el retiro de la oposición a los fines que correspondiere.
ARTICULO 19. — Mediando oposición el solicitante y el oponente podrán renunciar a la vía judicial de común acuerdo y, dentro del plazo de un (1) año establecido en el artículo 10, comunicárselo a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. — En tal caso deberá dictarse resolución que será inapelable, luego de oídas ambas partes y de producidas las pruebas pertinentes. La reglamentación determinará el procedimiento aplicable.
ARTICULO 20. — Cuando se solicite la renovación del registro, se actuará conforme con lo establecido en el Artículo 10 y se presentará además una declaración jurada en la que se consignará si la marca fue utilizada en el plazo establecido en el Artículo 5º, por lo menos en una de las clases, o si fue utilizada como designación, y se indicará según corresponda, el producto, servicio o actividad.
Dictada la resolución aprobatoria del registro o de la renovación se entregará al solicitante el certificado respectivo.
ARTICULO 21. — La resolución denegatoria del registro puede ser impugnada ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial. — La acción se tramitará según las normas del juicio ordinario y debe interponerse, dentro de los treinta (30) días hábiles de notificada la resolución denegatoria por ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que actuará conforme a lo establecido en el Artículo 17.
En el caso de no promoverse la acción en el plazo establecido se declarará el abandono de la solicitud.
ARTICULO 22. — Los expedientes de marcas registradas o en trámite son públicos. — Cualquier interesado puede pedir, a su costa, copia total o parcial de un expediente en el que se ha dictado resolución definitiva.
SECCION 3ª
Extinción del derecho
ARTICULO 23. — El derecho de propiedad de una marca se extingue:
a) por renuncia de su titular;
b) por vencimiento del término de vigencia, sin que se renueve el registro;
c) por la declaración judicial de nulidad o de caducidad del registro.
ARTICULO 24. — Son nulas las marcas registradas:
a) en contravención a lo dispuesto en esta ley;
b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero;
c) para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.
ARTICULO 25. — La acción de nulidad prescribe a los diez (10) años.
ARTICULO 26. — A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiere sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.
No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases o si ella forma parte de la designación de una actividad.
CAPITULO II
De las designaciones
ARTICULO 27. — El nombre o signo con que se designa una actividad, con o sin fines de lucro, constituye una propiedad para los efectos de esta ley.
ARTICULO 28. — La propiedad de la designación se adquiere con su uso y sólo con relación al ramo en el que se utiliza y debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo.
ARTICULO 29. — Toda persona con interés legítimo puede oponerse al uso de una designación.
La acción respectiva prescribe al año desde que el tercero comenzó a utilizarla en forma pública y ostensiblemente o desde que el accionante tuvo conocimiento de su uso.
ARTICULO 30. — El derecho a la designación se extingue con el cese de la actividad designada.
CAPITULO III
De los ilícitos
SECCION 1ª
Actos punibles y acciones
ARTICULO 31. — Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa de pesos cuatro mil ($ 4.000) a pesos cien mil ($ 100.000) a:
a) El que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación;
b) El que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
c) El que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
d) El que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.
El Poder Ejecutivo nacional podrá actualizar el monto de la multa prevista, cuando las circunstancias así lo aconsejen.
(Artículo sustituido por art. 67 de la Ley N° 26.784 B.O. 05/11/2012)
ARTICULO 32. — La acción penal es pública y las disposiciones generales del Libro I del Código Penal son aplicables en cuanto sean compatibles con la presente ley.
ARTICULO 33. — La Justicia Federal en lo Criminal y Correccional es competente para entender en las acciones penales, que tendrán el trámite del juicio correccional; y la Justicia Federal en lo Civil y Comercial lo es para las acciones civiles, que seguirán el trámite del juicio ordinario.
ARTICULO 34. — El damnificado, cualquiera sea la vía elegida, puede solicitar:
a) el comiso y venta de las mercaderías y otros elementos con marca en infracción;
b) la destrucción de las marcas y designaciones en infracción y de todos los elementos que las lleven, si no se pueden separar de éstos.
El Juez, a pedido de parte, deberá ordenar la publicación de la sentencia a costa del infractor si éste fuere condenado o vencido en juicio.
ARTICULO 35. — En los juicios civiles que se inicien para obtener la cesación del uso de una marca o de una designación, el demandante puede exigir al demandado caución real, en caso de que éste no interrumpa el uso cuestionado. El juez fijará esta caución de acuerdo con el derecho aparente de las partes y podrá exigir contracautelas.
Si no se presta caución real, el demandante podrá pedir la suspensión de la explotación y el embargo de los objetos en infracción, otorgando, si fuera solicitada, caución suficiente.
ARTICULO 36. — El derecho a todo reclamo por vía civil prescribe después de transcurridos tres (3) años de cometida la infracción o después de un (1) año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho.
ARTICULO 37. — El producido de las multas previstas en el art. 31 y de las ventas a que se refiere el artículo 34, será destinado a rentas generales.
SECCION 2ª
Medidas precautorias
ARTICULO 38. — Todo propietario de una marca registrada a cuyo conocimiento llegue la noticia de la existencia de objetos con marca de infracción conforme a lo establecido en el artículo 31, puede solicitar ante el juez competente:
a) el embargo de los objetos;
b) su inventario y descripción;
c) el secuestro de uno de los objetos en infracción.
Sin perjuicio de la facultad del juez de ordenar estas medidas de oficio, podrá requerir caución suficiente al peticionario cuando estime que éste carezca de responsabilidad patrimonial para responder en el supuesto de haberse pedido el embargo sin derecho.
ARTICULO 39. — Aquel en cuyo poder se encuentran objetos en infracción, debe acreditar e informar sobre:
a) el nombre y dirección de quien se las vendió o procuró y la fecha en que ello ocurrió, con exhibición de la factura o boleta de compra respectiva;
b) la cantidad de unidades fabricadas o vendidas y su precio, con exhibición de la factura o boleta de venta respectiva.
c) la identidad de las personas a quienes les vendió o entregó los objetos en infracción.
Todo ello deberá constar en el acta que se levantará al realizarse las medidas previstas en el artículo 38. La negativa a suministrar los informes previstos en este artículo, así como también la carencia de la documentación que sirva de respaldo comercial a los objetos en infracción, autorizará a presumir que su tenedor es partícipe en la falsificación, o imitación, fraudulenta. Esos informes podrán ampliarse o completarse en sede judicial tanto a iniciativa del propio interesado como por solicitud del juez, que podrá intimar a ese efecto por un plazo determinado.
ARTICULO 40. — El titular de una marca registrada podrá solicitar las medidas cautelares previstas en el Artículo 38, aun cuando no mediare delito ante una marca similar o ilegalmente empleada. Si no dedujera la acción correspondiente dentro de los Quince (15) días hábiles de practicado el embargo o secuestro éste podrá dejarse sin efecto a petición del dueño de los objetos embargados o secuestrados.
ARTICULO 41. — El titular de una marca registrada constituida por una frase publicitaria, puede solicitar las medidas previstas en el artículo 38 sólo con respecto a los objetos que lleven aplicada la frase publicitaria en infracción.
CAPITULO IV
De la Autoridad de Aplicación
ARTICULO 42. — La autoridad de aplicación de esta ley es la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial del Ministerio de Economía, la que resolverá respecto de la concesión de las marcas.
ARTICULO 43. — La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, anotará las solicitudes de registro y renovación en el orden que le sean presentadas. A tal efecto, llevará un Libro rubricado y foliado por la Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial. En este libro se volcarán la fecha y hora de presentación, su número, la marca solicitada, el nombre y domicilio del solicitante y los productos o servicios a distinguir.
ARTICULO 44. — El certificado de registro consistirá en un testimonio de la resolución de concesión de la marca, acompañado del duplicado de su descripción, y llevará la firma del Jefe del Departamento de Marcas de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.
ARTICULO 45. — El registro, renovación, reclasificación, transferencia, abandono y denegatoria de marcas, así como su extinción por renuncia o por resolución judicial y la modificación del nombre de su titular, serán publicados por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.
ARTICULO 46. — La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial deberá conservar los expedientes o sus copias fehacientes. Sólo podrán destruirse los expedientes originales cuando se haya obtenido y guardado copia de los mismos.
ARTICULO 47. — Los trámites que se realicen ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial están sujetos al pago de tasas, cuyo monto fijará la reglamentación. Dichos montos serán actualizados según lo previsto, para las multas, en el Artículo 31 “in fine”.
CAPITULO V
Disposiciones transitorias y derogatorias
ARTICULO 48. — Las marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley y cuyo vencimiento se produzca pasados los SEIS (6) meses de dicha fecha, serán reclasificados en el momento de su renovación de acuerdo con la nomenclatura que establecerá la reglamentación, o antes, a pedido de su titular.
ARTICULO 49. — La presente ley entrará en vigencia a los Treinta (30) días de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 50. — La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los Sesenta (60) días de su sanción.
ARTICULO 51. — Deróganse las leyes números 3975 y 17.400, los artículos 2º, 3º, 5º, 6º, 7º y 8º del Decreto Ley 12.025/57, el decreto del 3 de noviembre de 1915 sobre escudos y banderas y los decretos números 126.065/38, 21.533/39 y 25.812/45.
ARTICULO 52. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
VIDELA
José A. Martínez de Hoz
Alberto Rodríguez Varela
– Artículo 31 primera parte, montos sustituidos por art. 1º de la Resolución Nº 198/1990 de la Subsecretaría de Industria y Comercio B.O. 1/10/1990;
– Artículo 31 primera parte, montos sustituidos por art. 1º la Resolución Nº 350/1987 de la Secretaría de Industria y Comercio Interior B.O. 17/6/1987;
– Artículo 31 primera parte, montos sustituidos por art. 1º del Decreto Nº 2061/1983 B.O. 19/8/1983;
– Artículo 31 primera parte, montos sustituidos por art. 1º del Decreto Nº 1109/1982 B.O. 14/6/1982.
