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La historia del whisky en una sentencia

| El 08, Jun 2015

Resulta que un argentino registró la marca «Dumbarton». Según la ley de marcas, cuando alguien pide registrarla, el INPI la publica en un boletín para que otros, que ya registraron su marca, puede confundirse con la propia o con su producto o servicio, o porque entienden que la ley no permite registrarla… Por ejemplo, no se pueden registrar denominaciones de origen, y por eso al champagne le decimos ahora vino espumante, salvo que venga de la región de Champagne.

Bueno, resulta que The Scotch Whisky Association se opuso al registro de la marca Dumbarton porque la ley no lo permitía y porque no la había usado durante los 5 años anteriores (es un requisito para renovarla). Al parecer, Dumbarton figuraba como lugar donde se elabora el Ballantines, que sería de la empresa que inició la demanda y no quería que se confundan.

Ante esa oposición de la marca, el INPI no la registra. Además, cualquiera de las partes puede ir al poder judicial para dirimir la controversia, o pedir la nulidad de la marca, que es como alegar que registró la marca “Dumbarton” en el INPI, pero sin derecho. El fuero es el civil y comercial federal, como pasó en este caso. Tanto el juez de primera instancia como la cámara de apelaciones sí le permitieron registrar esa marca.

Lo interesante son los argumentos, porque uno de los jueces cuenta la historia que leyó acerca del whisky e investiga cuánto se usa esta marca en Argentina, para lo cual probó varios blends y estudió si podía o no confundirse con otras marcas similares. Whisky-Ballantines

Según el código alimentario, que es una ley argentina, el whisky «es el aguardiente obtenido de la destilación especial de mostos fermentados de cereales, añejado (madurado) en recipientes de roble o de otra madera adecuada. Su grado alcohólico no será inferior a 40% vol. a 20º C… Para librarse al consumo deberá añejarse como mínimo durante 2 años. Podrá ostentar los calificativos Añejo, Reserva y otros similares».


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Y agrega que se considera «Corte de Whiskies (Blend of Whisky) la mezcla de whiskies entre sí, Whisky escocés (Scotch whisky), Whisky irlandés (Irish whisky), Whisky canadiense (Canadian Whisky), Whisky japonés (Japanese whisky), designará en forma exclusiva a los whiskies preparados en Escocia, Irlanda, Canadá y Japón, respectivamente. La designación Bourbon se reservará para designar el whisky de este tipo de procedencia estadounidense». De hecho, en los Estados Unidos está super regulado y descriptos los tipos de whiskies:

Bourbon whiskey—por lo menos 51% de maiz.
Corn whiskey—por lo menos 80% de maiz.
Malt whiskey—por lo menos 51% de cebada.
Rye whiskey—por lo menos 51% de centeno.
Rye malt whiskey—por lo menos 51% de centeno malteado.
Wheat whiskey—por lo menos 51% de trigo, y así…

Pero vayamos a la sentencia, que describe los distintos tipos de whisky…

 

Whiskey

Whiskey

 


Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II, “The Scotch Whisky Association y otro c. GGG, José P.”

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El doctor …dijo:
I. The Scotch Whisky Association y The Hiram Walker Group Limited promovieron la demanda de autos contra José GGG con los fines siguientes: a) se declarara procedente la oposición de The Scotch Whisky Association (en adelante, TSWA) al registro de la marca Dumbarton (con escudo), solicitada por el accionado para distinguir los artículos de la clase 33 (acta Nº 1.722.919, fs. 513); b) se declarase la nulidad de la marca registrada por el mismo demandado, en idéntica clase, consistente en la voz Dumbarton (título Nº 1.077.970, fs. 592); y c) en subsidio, se decidiera la caducidad de la marca aludida sub b) por falta de uso (confr. fs. 133/139). Al progreso de esas pretensiones se opuso el emplazado poniendo de relieve: a) que la protesta era infundada, toda vez que la solicitud Nº 1.722.919 comportaba la renovación de la marca Nº 952.721 (vigente hasta el 3/1/90); b) que la acción de nulidad se hallaba prescripta (art. 25, ley de marcas), toda vez que tenía más de 40 años de registro y uso; ello sin perjuicio de la afirmación de que el vocablo Dumbarton configuraba una denominación geográfica mas no una designación de origen y que carecía de proyecciones engañosas; y c) que el pedido de caducidad, antes aludido, se hallaba desprovisto de sustento, tanto porque la marca fue utilizada en los cinco años inmediatamente anteriores a la demanda como porque, en el lapso en que no fue usada, se dio una situación de fuerza mayor (interrupción de las relaciones con Gran Bretaña por causa del conflicto del Atlántico Sur) (véase escrito de fs. 159/172). […]

II. El magistrado de primera instancia, en el referido pronunciamiento de fs. 596/600, desestimó la demanda en todas sus partes […].

Aclaro, por otra parte, que dada la jerarquía y versación de los letrados intervinientes, ceñiré las citas jurisprudenciales a aquellos fallos que aparezcan como útiles para dotar de claridad a la sentencia, marginando diversos precedentes cuya mención luce como más apropiada para una monografía sobre el tema en debate.

IV. Confieso, en primer término, que hasta que la causa sub examen me fue sorteada nunca había oído nombrar el Condado de Dumbarton en Escocia. El Diccionario Enciclopédico Espasa, t. 11, p. 418 (2ª Columna), ed. 1996, le dedica dos brevísimos renglones y medio, ubicándolo a orillas del Clyde y con una población de 23.200 habitantes. A su vez, en el “Gran Atlas Ilustrado del Mundo”, Ed. Reader’s Digest, publicado en 1999, en el mapa de Escocia, p. 74, figuran casi imperceptiblemente el pequeño Condado de Dumbarton y su ciudad del mismo nombre, algo arriba de Glasgow. Ninguno de esos dos libros trae más datos. Y tampoco existe referencia alguna a Dumbarton, ni tan siquiera en su gran mapa de Escocia, en la publicación acompañada por la actora “The World of Scotch Whisky” (fs. 22 y sigtes., original en sobre reservado).

Señalo, asimismo, que las etiquetas de whisky agregadas a fs. 47/53 – que indican su procedencia de Dumbarton – se relacionan con scotchs prácticamente desconocidos en nuestro país, ya que no se los encuentra en ninguna de las licorerías e hipermercados más importantes de la Capital Federal. A las indagaciones que hizo el doctor Segreto agrego las que realicé personalmente (y no son pocas, bien que limitadas al ámbito de la ciudad de Buenos Aires), pudiendo afirmar como consecuencia de ellas que no he visto en plaza ninguna botella con las marcas que lucen a fs. 47/53. Sí tiene difusión en la Argentina, por cierto, el whisky “Ballantine’s”, blend cuya etiqueta menciona “Dumbarton, Scotland”.

Desde ya que no soy un experto en la materia, mas como tampoco soy abstemio y considero una de las buenas cosas de la vida deleitarse, de tanto en tanto, con el “acqua vitae” que – según las primeras referencias históricas (año 1494)- habría sido elaborado por el fraile John Cor, de la Abadía de Lindores, cercana a Newburgh, he procurado – con los antecedentes que tuve a mi alcance – documentarme sobre el whisky en general (escocés, irlandés, japonés, canadiense, norteamericano, tasmanense), y sobre el scotch whisky en particular, centrando la atención en los productos elaborados y embotellados en la zona conocida como Lowlands (tierras bajas), que es donde se ubica el condado de Dumbarton, casi en el límite superior tocante la línea divisoria con las Highlands.
He podido interiorizarme, así, sobre las características (origen, color, gusto, etc.) de alrededor de 200 whiskies de Escocia (“single malts y blends”), cada uno con sus respectivas marcas y envases. Y podría citar un centenar más, aunque sobre estos últimos sólo tengo noticias de su nombre y lugar de destilación.

Como fruto de mis lecturas (unos cuantos libros y diversa folletería) adquirí algunos conocimientos sobre la historia del licor en Escocia, desde los años de su elaboración clandestina hasta la época actual, no siendo acaso una exageración afirmar que la historia del whisky es un aspecto relevante de la historia de la propia Escocia, anterior y posterior a 1707, en que se sometió a la jurisdicción del Reino Unido.

Singularmente interesantes son las peripecias de los destiladores para evitar el peso de los tributos impositivos, las leyendas que rodean a algunos whiskies (v.gr. el “Old Parr”; el “Linkwood Glenlivet”, cuyo dueño – Roderick Mackenzie – lo encontraba tan bueno que se negaba a todo cambio en la destilería, inclusive a retirar las telas de araña; la subsistencia de la destilería más pequeña, Edradour, que funciona desde 1825 en las Highlands con sólo tres operarios, etc.). Y no menos interesantes son las luchas entre los destiladores del whisky de malta y los innovadores que impusieron los blends, al punto que se popularizó entre los primeros el dicho: “¡Preferimos dos cosas desnudas; una de ellas es el whisky!” (ver Pierre Casa – mayor y Marie Josee Colombani, “El libro del amante del whisky”, Barcelona 1985, p. 84).
Mas me he ido por las ramas. Volvamos pues al caso.

V. En general, se reconoce que Escocia presenta cinco zonas diferentes en orden al whisky que producen (por las condiciones del agua, de la turba, de la malta, etc.): “Highlands” (o tierras altas), con sus subregiones septentrional, oriental, Speyside y Perthshire; “Lowlands” (o tierras bajas), donde se ubican Glasgow, Edimburgo, la franja que une ambas ciudades, y el pequeño condado de Dumbarton; Islay, con sus ocho destilerías; “Campbeltown” – importante en su hora, pero limitada actualmente a una planta -; e “Island”, que comprende las islas de Skye, Mull, Jura y Orkney. Algunos destacan especialmente como zona autónoma la situada sobre el río Spey – que cuenta con la más alta densidad de destilerías de whisky de malta (alrededor de 40, según Helen Arthur, “Whisky de Malta. Manual para sibaritas”, trad. española, Barcelona 1998, p. 29 y sigtes.)- y sobre el río Livet, que es el corazón de Speyside, donde se instaló la primera destilería legalmente autorizada (en 1824 y cuyo dueño fue George Smith, funcionando bajo el nombre de Glenlivet; según P. Casamayor y M.J. Colombani, la región de Speyside “es el centro histórico y cualitativo del scotch whisky”, donde se elaboran 18 whiskies que – asociada a otra palabra – utilizan la denominación “Glenlivet”; confr. op. cit., ps. 86 y 87/95; traigo esto aquí porque habrá de responder, según veremos, a un argumento usado por las actoras).

Cabe apuntar que a fines del siglo XIX existían en Escocia 161 destilerías, de las que 130 se ubicaban en Lowlands (op. cit., p. 45). Hoy son pocas las que quedan (confr. Hellen Arthur, op. cit., p. 29), al extremo que esta autora – que toca sólo el tema de los whiskies de malta, excluyendo los blends- menciona 82 destilerías en Scotland y tan solamente una (Auchentoshan) en Lowlands (ps. 25 y 40).
Doug Mc Ivor, en su libro “Scotch Whisky (Top single malt)”, 1ª reimpr., Londres 1999, que como su título lo indica se refiere al destilado de maltas, analiza uno a uno 42 whiskies y menciona, además, otras 39 destilerías (p. 96). Entre los primeros hay uno solo en el condado de Dumbarton (el Auchentoshan); entre las segundas, ninguna en Dumbarton. A su turno, Daniel Lerner, en su obra “Whisky escocés y de malta (Conozca las mejores destilerías)”, Barcelona 1998, trae una guía de destilerías y productores, y de las 68 que enumera sólo 3 pertenecen a Dumbartonshire -aunque aclara que una, que data de 1772, estaría actualmente cerrada: “Littlemill Distillers Co., p. 134 y lista de ps. 181/184-. Apunto que Lerner menciona 133 whiskies diferentes (62 blends y 71 de malta), mas ninguno coincide con los que denuncian las etiquetas aportadas por la parte actora a fs. 47/53 (confr. ps. 174/177). Empero, es justo señalar aquí que P. Casamayor y M.J. Colombani nombran el whisky Ambassador (etiquetas adjuntadas por las demandantes a fs. 67/68) y que Gilbert Delos, en “El mundo del whisky”, Barcelona 1997, hace un pequeño comentario sobre el whisky Glen Blair (p. 64), cuya etiqueta fue acompañada con el escrito de inicio (véase fs. 54, parte superior).
Me importa anotar que en el folleto “The World of Scotch Whisky”, aportado por las actoras y que obra en el sobre reservado (en el principal, fotocopias de fs. 22 y sigtes.), en la guía de destilerías y el mapa final están enumerados – y clasificados por regiones – 110 establecimientos y de ellos apenas 4 se sitúan en Dumbartonshire. Cabiendo agregar que Gilbert Delos examina, bien que brevemente, 191 whiskies de marca escocesa, y que de la zona que nos ocupa sólo figuran cinco (Auchentoshan, Ballantine’s, Glen Blair, Inverleven y Littlemill – aunque en la etiqueta del primero no hay referencia alguna a Dumbarton; confr. op. cit., p. 13-).

Un párrafo aparte merece la actora, hoy “Allied Domecq Spirits k Wine Limited”, sucesora de The Hiram Walker Group Ltd.George Ballantine, nacido en una región agrícola cercana a Edimburgo en 1809, a los 18 años de edad abrió su propia tienda en dicha ciudad dedicándose al comercio de licores. Casó en 1842 con la hija de un comerciante en granos especializándose cada vez más – cuenta Gilbert Delos – en vinos y licores. En 1865 dejó su negocio al hijo mayor y abrió uno nuevo en Glasgow hasta que se retiró en 1891. Ello no obstante, luego de la guerra mundial de 1914, ningún sucesor se ocupó de la empresa, hasta que los señores Barclay y Mc Kinlay reanudaron sus actividades y adoptaron la marca Ballantine’s (que reemplazó a las que usaba el fundador: Talisker y The Old Glenlivet), desarrollándose grandemente la empresa dedicada casi con exclusividad a la elaboración de whisky y su exportación a los EE.UU. de Norteamérica (uno de sus viajantes, vaya como curiosidad, fue nada menos que el destacadísimo actor de cine David Niven – confr. G. Delos, op. cit., p. 15-).
Con motivo de la “ley seca” y de la crisis de 1929 el negocio fue decayendo, hasta que la sociedad fue vendida al grupo canadiense Hiram Walker en 1937. Al año siguiente, dicho grupo instaló en Dumbarton (al norte de Glasgow) una destilería de granos (de las mayores de Europa) y adquirió otras destilerías de malta.

En 1987 Ballantine’s fue adquirida por el grupo británico Allied Lyons (titular de las marcas Teacher’s y Long John, entre otras), quien instaló su sede social en Dumbarton. En 1994 se fusionó con el grupo Pedro Domecq. La coactora, según explica Delos (op. cit., p. 16) tiene 14 destilerías de malta repartidas por las islas Orcadas e Islay, así como en las mejores regiones de Highlands (Speyside). Y posee dos destilerías de cereal, una en Dumbarton y otra en Strathclyde (op. y loc. cit.), como también bodegas de envejecimiento en otras partes (Willowyard y Dumbuck -custodiadas, créase o no, por ocas blancas-) y su propia maltería, en Kirkcaldy).
Y concluye Delos afirmando que Ballantine’s es la marca número uno de Europa y la tercera en el orden mundial.
De la bibliografía especializada que he consultado (a más de folletos menores – como el acompañado por las actoras -: Doug Mc Ivor, “Scotch Whisky (Top single malts)”, 1ª reimpr., Londres 1999; Daniel Lerner, “Whisky escocés y de malta (Conozca las mejores destilerías)”, Barcelona 1998; Hellen Arthur, “Whisky de malta. Manual para sibaritas”, trad. esp., Barcelona 1998; Pierre Casamayor y Marie Josee Colombani, “El libro del amante del whisky”, Barcelona 1985; y Gilbert Delos, “El mundo del whisky”, Barcelona 1997) puede extraerse, como una primera conclusión general, que la inmensa mayoría de establecimientos dedicados a la elaboración de whiskies (single malts o blends) está ubicada en las regiones de Highlands – especialmente en Speyside – y de las islas, y que son harto escasos los situados en Lowlands, particularmente en Dumbartonshire (aunque en la ciudad de Dumbarton existan varias sociedades que tienen su sede social u oficinas – confr. fs. 375 de autos -; empero, las nueve mencionadas por los testigos Quintín Kennedy Stewart y Jame Herderson son subsidiarias de Allied Domecq Spirits and Wine, fs. 384/7). Advierto que en el folleto “The World of the Scotch Whisky”, allegado por las demandantes (original en el sobre reservado), se individualiza 110 destilerías con su correspondiente ubicación en el mapa de Escocia, resultando que apenas 4 están asentadas en Dumbartonshire, ignorándose por completo la importancia y producción o niveles de comercialización que tienen las plantas que elaboran los whiskies Auchentoshan y Littlemill, pudiéndose decir lo propio respecto del Inverleven (éste se hallaría en etapa de reserva desde 1989, según H. Arthur, en op. cit., p. 236).
Y de las indagaciones personales que he realizado en la Capital Federal, que tiene el valor del conocimiento de un ciudadano medio, puedo afirmar que – salvo el Ballantine’s – ninguno de los whiskies individualizados por las etiquetas de fs. 47/56 y 67 y sigtes., tienen o han tenido divulgación en nuestro país; conclusión que es también valedera para los whiskies mencionados por los autores que cite antes (Auchentoshan, Glen Blair, Inverleven y Littlemill). Este extremo se ve corroborado por el hecho de que ni las actoras han afirmado – y por supuesto, no acreditado – que alguno de esos whiskies haya sido objeto de comercialización en la Argentina, no existiendo al respecto el más leve indicio que permita sostener lo contrario y no pareciendo ocioso destacar que los únicos documentos acompañados (conocimiento de embarque de fs. 72 y la factura comercial de fs. 73) se vinculan de modo exclusivo con el whisky Ballantine’s.
Por lo demás, he podido comprobar – dentro de mi limitada esfera de actividades y de personas de mi conocimiento – que ninguno de los que, con cierta habitualidad, beben whisky, tenía la menor idea de la región de Escocia – y más precisamente de qué condado – de donde provendría el Ballantine’s. Este hecho de experiencia, que pueden usar todos, no choca con ninguna prueba de la causa, desde que no se ha traído testigo o informe de negocios del ramo que demuestre que consumidores y comerciantes tenían noticia acerca de que el referido whisky se hallaba relacionado con un pequeño condado de Escocia denominado Dumbarton. Acaso ello sí sea sabido en el país de origen, mas semejante circunstancia se hallaría desprovista de todo valor para decidir el concreto conflicto planteado dentro de nuestras fronteras.

Encuentro bueno precisar, en el mismo orden de ideas, que ninguno de los autores que he mencionado – ni las propias actoras – invocan la existencia de algún scotch cuya marca evocara, tan siquiera, a Dumbartonshire o a la ciudad de Dumbarton, o que al menos utilizara la raíz “Dumbar”, o que empleara un escudo de armas con alguna semejanza con el del Consejo de Distrito de Dumbarton (o con el que, con ciertas variantes, distinguía desde antiguo al Real Burgo de Dumbarton).
Asimismo, también comporta un elemento idóneo para la formación del juicio prudencial el hecho de que las accionantes no hayan demostrado – ni insinuado en la demanda – que en algún momento de nuestra historia se difundiesen en la Argentina libros, documentales, folletos o avisos publicitarios tendientes a hacer conocer la existencia del condado de Dumbarton, de su ciudad o de su escudo de armas como región, lugar o símbolo relacionados – directa o indirectamente – con el whisky escocés. Afirmo más: no recuerdo haber visto ningún elemento de divulgación de la referida zona geográfica ni la de la ciudad de Dumbarton (tampoco se ha aportado prueba de que, a través de alguno de los medios de comunicación a las que el público tiene acceso, se publicitara Dumbarton – condado o ciudad – y menos indicándolos como lugares geográficos vinculados con la producción de whiskies). Lo único que he encontrado, y esto porque las actoras lo pusieron de manifiesto, es la mínima mención “Dumbarton” ubicada en las etiquetas del Ballantine’s; mención ésa que, por sus características, luce como claramente inidónea para que el vocablo “Dumbarton” constituya una “coincidencia caracterizante” entre el whisky escocés y el nombre del condado o de la urbe, según las expresiones que utilizó el doctor Miguel Etchegaray – como vocal de esta sala – al emitir su voto en la causa “Cycles Motor c. IKA s/ nulidad de marca” (confr. ED, 41-185 y sigtes., en esp. p. 194).
En las condiciones expuestas, parece indudable que no es aceptable la afirmación de que los argentinos, o un sector, conocen la existencia del condado o ciudad de Dumbarton y mucho menos todavía que ellos pudiesen constituir un polo destacado de plantas destiladoras de scotch. Sí lo sabía el demandado (confr. absolución de posiciones de fs. 251, a las 3ª y 4ª del pliego de fs. 250), mas ello, en las circunstancias del caso – según diré luego- resulta irrelevante.
Las accionantes han rendido prueba acerca de que el grupo sucesor de Hiram Walker Ltd. posee destilerías de whisky en Dumbarton (folleto reservado, testimonios de Quintin Kennedy Stewart y de James Henderson; posiciones de fs. 251 citadas; declaración jurada de Michael Tomlinson, fs. 86/87), lo que he corroborado en la bibliografía especializada a que antes hice referencia. Ello no obstante, lo que me parece decisivo a los efectos que estamos considerando es que, pese a ese dato, para la inmensa mayoría de nuestro pueblo la voz Dumbarton aparecerá como una expresión de fantasía que – como señaló el magistrado de la instancia anterior- no evoca, no sugiere ni es asociada con el whisky escocés; conclusión que no sufre mengua porque a aquella denominación geográfica se le adose un símil de un escudo de armas prácticamente igual al que, desde el año 1357, poseía el antiguo Burgo Real de Dumbarton y que subsiste en la actualidad, con ligeras variantes, como escudo heráldico del Consejo de Distrito de Dumbarton, registrado en 1977 (confr. testimonio de Elizabeth Ann Roads, fs. 379/383).
VI. Precisados los hechos, hora es de tratar la solución jurídica que cuadra a la contienda sub examen.
Necesario es asentar, ante todo, que los nombres geográficos pueden ser registrados como marcas, a menos que sean “denominaciones de origen”, “indicaciones engañosas” o “de uso común”, debiéndose tener presente que la registrabilidad es la regla y la no registrabilidad la excepción (confr. J. Otamendi, “Derecho de Marcas”, 2ª ed., Buenos Aires, 1995, p. 61; esta sala II, ED, 41-185, sentencia del 4/12/70).

En mi criterio, Dumbarton (margino lo atinente al escudo de armas puesto que la solicitud N° 1.722.919 cayó en abandono – confr. fs. 543 e informe del INPI a fs. 593-) constituye una designación geográfica registrable en tanto no encuadra en ninguna de las hipótesis de excepción recordadas en el párrafo precedente.
El art. 3°, inc. c), de la ley de marcas declara que no pueden ser registradas: “las denominaciones de origen nacionales o extranjeras”, agregando “Se entiende por denominación de origen el nombre de un país, de una región, de un lugar o área geográfica determinados que sirve para designar un producto originario de ellos, y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente el medio geográfico. También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos”. Y el art. 7° de la ley de lealtad comercial define la “denominación de origen” como aquella denominación geográfica de un país, región, lugar que sirve para designar un producto originario de ellos (confr. Adla, XLIII-B, 1346 y sigtes., Exposición de Motivos, en p. 1350).
Al respecto, J. Otamendi explica que “La definición es simple, se trata de un nombre geográfico que ha venido a ser el nombre de un producto, producto éste que por provenir de esa zona geográfica tiene características propias y, por ende, distintas de otros de la misma especie provenientes de otros lugares” (confr. op. cit., ps. 91/92 y nota 199).

La prohibición se justifica, por un lado, porque con referencia a los productos que intenta designar constituye una denominación genérica y, por otro, porque evita el engaño del público que se produciría “mediante el uso de un nombre para distinguir un producto que no contiene las características prometidas” (op. y loc. cits.).

Cuadra recordar que, en el mismo año de su creación, esta sala II tuvo oportunidad de resolver un caso que presenta claras notas de analogía con el supuesto en examen. En efecto, al sentenciar el 4/12/70 la causa “Cycles Motor c. IKA s/ nulidad de marca” – en la que se demandó la nulidad de la marca Torino para distinguir automóviles, porque en Turín existen numerosas fábricas de ellos -, el doctor Miguel Etchegaray (cuyo voto hizo la mayoría) dio las notas de registrabilidad de una designación geográfica en los términos siguientes: “…pese a que en Turín o Torino haya multitud de fábricas de automóviles, su denominación no se halla impedida de ser inscripta como marca, por la sencilla razón de que no existe una coincidencia caracterizante entre el vehículo automotor y el nombre de la urbe … Este término Torino, evidentemente no es de los que han pasado al uso general, ni le faltan condiciones de novedoso o especial; tampoco indica la naturaleza del producto (el automóvil) o la clase a que pertenecen (clase nro. 12) “. Y agregó el distinguido ex juez de esta Cámara: “Falta – y ello es lo verdaderamente relevante- la vinculación o identificación entre el producto y el nombre propuesto como signo marcario. Tal cual se aprecia en el vocablo ‘Panamá’, sinónimo de un tipo especial de sombrero. Y es esa vinculación, esa identificación, esa tipificación caracterizante, la que recepta el texto legal, y lo que da lugar al impedimento para registrar la marca. No caben, pues, interpretaciones restrictivas extensivas, que no condicen con el principio genérico de libertad, constituyendo el impedimento una excepción” (confr. ED, 41-185; los párrafos que he transcripto, con énfasis agregado, fueron recogidos también por J. Otamendi., op. cit., p. 61 y nota 81).

Las reflexiones que anteceden son aplicables, por entero, al “sub lite”, bastando reemplazar la marca Torino por Dumbarton y automóvil por whisky. Porque en el caso juzgo incuestionable – conforme con los desarrollos de los primeros considerandos – que aunque en Dumbarton haya algunas destilerías de whisky, su denominación es registrable como marca en la medida en que no se presenta una “coincidencia caracterizante” entre el producto y el nombre geográfico, es decir “falta… la identificación entre el producto y el nombre propuesto como signo marcario”.

Si nos planteáramos la cuestión como lo hizo, en su momento, el doctor Sartorio – ex juez de primera instancia de este fuero – : “¿Dumbarton (1) es en la Argentina indicativo de procedencia para whiskies escoceses (2)” – Nota: en el original (1) es “Mont Reims” y (2) “vinos champagne”-, parece incontrastable que se impone una respuesta negativa (véase el texto de la sentencia en la colección de “Fallos de la Corte Suprema”, 248:385 y sigtes.), siendo pertinente añadir, siguiendo el pensamiento del distinguido ex magistrado, que si el eventual consumidor tuviera no obstante alguna duda al pie de la marca está, para disiparla, la leyenda obligatoria “industria argentina” (v. p. 387).

Recurrida la sentencia del doctor Sartorio, la sala civil y comercial entonces única puntualizó (a través del voto del doctor Eduardo Ortiz Basualdo, juez ejemplar que prestigió esta Cámara y luego la Corte Suprema de Justicia de la Nación -que presidió desde 1966 hasta 1973-) que una de las premisas de los fallos es la que no puede registrarse como marca un nombre geográfico cuando indica el lugar de procedencia de los artículos que debe distinguir o cuando la palabra a registrar esté de tal modo identificaron un determinado producto, que para la mayoría del público se conozca a tal producto por esa palabra, agregando como ejemplos: “Oporto” y “Jerez” para vinos; “Murano” para cristales; “Panamá” para sombreros de paja (ver también la sentencia en “Fallos”, 248:390). Y añadió el doctor Ortiz Basualdo, en el mismo precedente, que en la etiqueta marcaria -al ser obligatoria la leyenda “industria argentina” y el nombre de los productores y distribuidores- mal podía decirse que hubiera falsa indicación de origen (confr. p. 391). No es ocioso poner de resalto que el art. 2° de la ley 22.802 (de la lealtad comercial) dispone que “los productos fabricados en el país y los frutos nacionales, cuando se comercialicen en el país llevarán la indicación Industria Argentina o Producción Argentina”, considerando dicho texto legal como productos fabricados en el país “aquellos que se elaboren o manufacturen en el mismo, aunque empleen materias primas o elementos extranjeros en cualquier proporción”.

De tal manera, un whisky elaborado en nuestro país y comercializado con la marca Dumbarton – voz que lucirá como de fantasía para casi todos – carecerá de connotación engañosa tanto porque se ignora en general su significado y dicho nombre no se identifica con el producto (causa “Cycles Motor c. IKA”, cit.), como porque la respectiva etiqueta deberá llevar la aclaración de su origen: Industria Argentina.

Volviendo al caso “Mont-Reims”, cabe señalar que la Corte Suprema dijo en su pronunciamiento que designar determinados productos con nombres extranjeros es corriente entre los industriales argentinos, no debiéndose ver en ello una tentativa de inducir a engaño al público consumidor sino una manifestación de prácticas comerciales lícitas (confr. Fallos: 248:385). Trátase, comenta Otamendi, de “un medio más para competir, que por lo generalizado no perjudica a la competencia, ni engaña al público que está acostumbrado a ello” (op. cit., p. 97).

En tales condiciones, toda vez que la marca nominativa Dumbarton (actual N° 1.526.434, fs. 592) representa un nombre geográfico mas no comporta una denominación de origen ni tiene proyecciones engañosas, y no configura una designación de uso general carente de novedad, falta en el “sub judice” razón jurídica que otorgue sustento a la demanda de nulidad. Y. considerando, desde otro ángulo, que dicha marca supera con creces los diez años de registro, la acción entablada hállase prescripta (art. 25, ley 22.362).

Adunaré una breve nota sobre el argumento que invocan las actoras con base en el precedente incorporado en P. y M. 1900 p. 344, en el que el juez declaró la nulidad de la marca Glenlivet para whiskies (fallo del 11/7/90). Sin perjuicio de apuntar que obviamente- esa decisión carece de efectos vinculantes, lo allí resuelto contempla una situación bien diferente a la de autos. Aquí, como ya se vio, el condado de Dumbarton es prácticamente desconocido y de él llega a la Argentina tan sólo el whisky Ballantine’s. La palabra Dumbarton luce como de mera fantasía y ninguna prueba se ha rendido acerca de su difusión en nuestro país y tampoco de su relación con el whisky. En cambio, la región del río Livet – en pleno Speyside; recordemos que dicho río desemboca en el Avon y éste en el Spey- tiene una muy antigua tradición en la materia, pues no solamente existen numerosas destilerías en la zona sino que el primer whisky que alcanzó la legalización se denominó precisamente The Glenlivet y su licencia -nada menos- se remonta al año 1824 (v. Casamayor y Colombani, op. cit., p. 86; Gilbert Delos, op. cit., p. 56). Delos comenta al respecto: “La pertenencia a la región del Livet fue uno de los primeros signos de distinción y de calidad” y que allí tuvo origen el whisky The Glenlivet, al que considera el “más elegante de toda Escocia” (op. cit., p. 56). Y en “El libro del amante del whisky”, varias veces citado, sus autores destacan que el valle del Livet es el corazón mismo de Speyside, centro histórico y cualitativo del scotch whisky, donde se produce 18 whiskies que usan en sus marcas la expresión Glenlivet, bien que asociada a otra palabra para respetar el privilegio del que obtuvo la primera licencia (confr. ps. 87/95).

Bien se advierte la diferencia entre ambos casos. Y fue acertado el juez de principios del siglo XX cuando consideró que el registro de la marca Glenlivet para whisky era inviable, porque “ese nombre propio designa un partido o villa de Escocia atravesado por un río donde existen varias fábricas de whisky conocidas en todo el mundo por el gusto especial que los distingue” (párrafo reproducido también por J. Otamendi, op. cit., p. 96, en nota 211).

De prosperar mi voto, en síntesis, la demanda de nulidad debe ser rechazada. lo que impone examinar el planteamiento de caducidad de la marca Dumbarton (título N° 1.526.434) por falta de uso (art. 26, ley 22.362). VII. La pretensión de caducidad es resistida por el demandado José P García -que transfirió la marca a “Licores Argentinos”- con apoyo en dos argumentos: a) la marca fue objeto de efectivo uso en el lapso que interesa; y b) el tiempo en que no fue utilizada respondió a fuerza mayor, por la imposibilidad -con motivo del conflicto del Atlántico Sur, de 1982- de importar malta escocesa.
Paso a ocuparme del tema.

Aunque se tratase de probar un hecho negativo – el no uso de la marca -, ello no es imposible sino que se requiere aportación de elementos de signo contrario. De manera que, como principio, sobre la actora recaía el “onus probandi” (art. 377, Cód. Procesal; en igual sentido, J. Otamendi, op. cit., p. 360). Claro es que, como la contraria está en mejores condiciones para acreditar el uso, su pasividad al respecto comporta generalmente un elemento de primer orden para decidir la cuestión (confr. voto de la doctora Mariani de Vidal, causa 2420/93 del 24/3/98 y sus citas, entre otras; ver, asimismo, A.M. Morello, “¿Hacia una visión solidarista de la carga de la prueba?”, ED, 132-953; J. Peyrano, “Doctrina de las cargas probatorias dinámicas”, LA LEY, 1991-D, 1034, “Carga de la prueba. Actualidad. Los nuevos conceptos de la imposición procesal y de la sujeción procesal”, JA, 1992-IV-744; y “Fuerza expansiva de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas”, LA LEY, 1996-B, 1027). Ello establecido, débese meritar que las actoras nada hicieron con la finalidad de demostrar la inexistencia del whisky Dumbarton en el país durante los cinco años anteriores a la iniciación del juicio. No libraron, tan siquiera, un oficio a algún supermercado o licorería ni ofrecieron prueba contable, limitándose a una negativa genérica de los documentos acompañados con la contestación a la demanda inidónea, precisamente, por su carácter genérico, para restarles eficacia probatoria (art. 356, inc. 1°, Código de forma).

El demandado GGG allegó algunas facturas (fs. 147, 150/154 y 156), un certificado de Salud Pública
de la Provincia de Buenos Aires y produjo pericial contable en los libros, importándome reiterar que – dada la negativa genérica de las actoras – aquella documentación debe ser tenida por buena.
Corresponde, por lo demás, precisar que en caso de ser la solución reflexivamente dudosa, ella debe ser inclinada en el sentido de la subsistencia de la marca, toda vez que – conforme con múltiples precedentes- los institutos que conducen a la aniquilación de un derecho (v.gr. prescripción, caducidad, perención de instancia, etc.) son de interpretación restrictiva; doctrina que lleva, como contrapartida, a valorar con un criterio “benigno” aquellos actos y pruebas que favorezcan la continuidad del título objetado (confr. causa 5539 del 12/8/77, entre muchas otras). Y, asimismo, la existencia de una situación de duda o incertidumbre es – de suyo- demostrativa de que las actoras no probaron el fundamento de hecho en que se basa su pretensión, esto es, el no uso de la marca por el lapso que indica el art. 26 de la ley de la materia.

Pues bien; descartando la procedencia de cuestionar la aptitud de GGG para defender la marca (argumento que la parte actora introduce por vez primera en alzada), por aplicación del art. 277 del Código de rito, juzgo que – como está reconocido a fs. 485 bis – el signo nominativo Dumbarton fue usado en nuestro país. Así surge del dictamen contable de fs. 452/454 y de las facturas de fs. 147, 150, 151, 152 y 153. Y luego de la promoción del sub lite también ha sido utilizado para distinguir un whisky, de fabricación nacional, comercializado en la Argentina (ventas entre 1/9/94 y 31/10/95: 6663 cajas x 6 botellas y 86 cajas x 12, lo que hace un total de 41.010 botellas y un promedio de más de 2900 unidades por mes). Cabe, entonces, la pregunta: ¿fue comercializado el whisky Dumbarton en los cinco años inmediatamente anteriores a la demanda, es decir, entre el 12/4/88 y el 12/4/93? A mi juicio, se impone una respuesta afirmativa, como diré a continuación.

La factura de fs. 154, del 22/2/89 acredita una venta de 2070 cajas de 6 botellas cada una de whisky Dumbarton y la factura de fs. 156, del 3/4/90, prueba otra de 88 cajas. Esto significa que, en el lapso comprendido entre una y otra, se expendieron 2158 cajas con un total de 12.948 botellas, lo que significa ventas del orden de las 988 unidades por mes. Podrá considerarse que no es un monto significativo, mas tampoco es desdeñable que una planta productora de diversos licores (ver fs. 165 “in fine” y vta., lo que no fue negado) alcance, en uno de los whiskies que elabora, ventas de 286 botellas por semana (988 x 12 % 52 = 286).

Vemos, así, que – aparte de la falta de toda prueba aportada por la actora – el demandado acreditó una continuidad relativa en las ventas (antes y durante el juicio) y demostró, que es lo que interesa, que usó la marca cuestionada durante el lapso que contempla el art. 26 de la ley 22.362; uso ése que alcanzó un nivel que autoriza a descartar, por su magnitud, una utilización minúscula tendiente a burlar la exigencia legal, lo que en cierto modo se corrobora ponderando que – como vimos- entre el 1/9/94 y el 31/10/95 vendió 41.010 botellas (39.978 de un litro y 1032 de 200 cm³).

Creo útil añadir dos consideraciones. Una, que el demandado manifestó que el whisky Dumbarton era elaborado con malta escocesa a fs. 162 y 163 del responde de fs. 159/172 – lo que no fue objeto de negativa expresa – y que la importación de ésta se encontró prácticamente vedada desde el 2/4/82 hasta el 15/2/90 (confr. informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, fs. 437). Por cierto que el 20 % de malta importada que exige el art. 3° del dec. 2206/66 no se limita a la malta “escocesa” y que hay otros países productores de malta para whisky (v.gr. Brasil y Japón, fs. 214 y 240; a lo que se puede agregar, según la obra de H. Arthur, “Whisky de malta. Manual para sibaritas”, Barcelona 1998, Irlanda del Norte, Eire y Tasmania), mas es claro que la malta de cada país tiene sus propios rasgos (inclusive no son iguales todas las maltas de Escocia ya que presentan características bien distintas las de Highlands y las de Lowlands) y que si el w. Dumbarton fue desde un comienzo elaborado con malta escocesa la pretensión de que pudo ser suplantada por las maltas de otros lugares no es admisible en tanto ello habría proyectado sus efectos sobre el gusto de la bebida. Otra, que se sabe en autos cuántos litros de whisky se produjeron en el país en el decenio 1984/1993 (confr. informe de la Cámara Argentina de Destiladores Licoristas, a fs. 428), mas se desconoce, como lo aclara dicho informe, el nivel de las ventas anuales, de manera que no se tiene un dato fehaciente de la cantidad expendida por otros destiladores, extremo que acaso hubiese permitido una definición precisa sobre si las ventas del whisky Dumbarton pueden ser juzgadas como suficientes a los fines que interesan en el sub examen.
Así las cosas, valorando con el criterio “benigno” que recordé anteriormente la situación del caso, estimo que las ventas probadas – que continuaron luego de iniciado este juicio – justifican desestimar el planteamiento de caducidad en análisis; conclusión que tiene en cuenta, además, que la demandada gestionó y obtuvo en 1989 el pertinente certificado de Salud Pública Provincial, lo que comporta un elemento indiciario ponderable, ya que nadie realiza trámites burocráticos – que implican tiempo y gastos – sin una finalidad concreta.
En suma, respecto de la marca denominativa Dumbarton (título N° 1.526.434, fs. 592, con una vigencia de medio siglo -confr. fs. 569/582-), propicio que la demanda de nulidad sea rechazada y que la pretensión subsidiaria de caducidad reciba idéntica solución. Con costas a la recurrente vencida (art. 68, primer párrafo, Cód. Procesal).

VIII. Relativamente a la oposición a la solicitud de la marca Dumbarton (con escudo), N° 1.722.919, sólo cabe decidir lo atinente al cargo de las costas, toda vez que por Disposición INPI N° 183.799, del 30/6/94, fue declarada en abandono (confr. fs. 543 e informe de fs. 593). El tema de fondo, en consecuencia, se ha vuelto abstracto.

Advierto, por lo pronto, que frente a una oposición al registro de una marca, la acción por cese de ella incumbe a la solicitante, quien dispone de un año para iniciarla (art. 16, ley 22.362). El régimen normativo no prevé, por el contrario, que el oponente pueda demandar se declare fundada su protesta, de manera que – como principio – carecería de acción en ese sentido; ello, salvo circunstancias especiales, como ser cuando demanda por cese de uso de una marca que, además, se encuentra en trámite de registro y protestada porque – en tal supuesto – es razonable aceptar que todas las cuestiones atinentes a dicha marca queden definidas en un mismo proceso (véase, en este último sentido, J. Otamendi, op. cit., p. 147). Empero, no comparto la opinión de este distinguido jurista en cuanto a que “nada impide que la demanda sea iniciada por el oponente” (salvo situaciones especiales), por cuanto la oposición deja paralizado el expediente administrativo hasta tanto se levanta la protesta o la solicitud caiga en abandono, de modo que – no mediando uso de la marca – no se advierte el interés del oponente en iniciar un juicio que, como sucedió en el sub examen, puede terminar desprovisto de finalidad por abandono de la solicitud.
En el “sub examen”, fueron las actoras oponentes, las que demandaron a fin de que se decidiese la procedencia de sus protestas, mas la contraria no activó los trámites y la solicitud cayó en abandono, importando puntualizar que, según las propias demandantes, la marca protestada no había sido objeto de uso. En consecuencia, esta parte del proceso – acción acumulada por procedencia de la oposición – fue promovida inútilmente. Y, en particular, toda la producción de la prueba que se relaciona con ella careció de razón de ser, habida cuenta de que el auto que proveyó las pruebas data del 6 de julio de 1994 y la marca ya había sido tenida por abandonada (Disposición N° 183.799 del 30 de junio de 1994 -confr. fs. 543 y 593 citadas-).
Sólo a mayor abundamiento señalo que el a quo denegó la pretensión -basada en esencia en la incorporación del escudo del Real Burgo de Dumbarton, prácticamente idéntico al del Consejo de Distrito de Dumbarton (ver declaración de la testigo E.A. Roads, fs. 379/383)- por considerar, entre otras razones, que la titular del escudo no se presentó en autos para reclamar por la similitud con el de la marca mixta abandonada, lo que en términos jurídicos significa atribuir el interés jurídico para promover la cuestión a una entidad distinta a las actoras. Y esta conclusión, por cierto decisiva, no fue materia de agravio. Por lo expuesto, propongo que las costas de esta acción queden también a cargo de las actoras.

IX. Voto, en definitiva, porque se confirme la sentencia de primera instancia en cuanto rechazó la demanda por nulidad de la marca Dumbarton, N° 1.526.434, y decidió lo propio respecto de la pretensión subsidiaria de caducidad de dicha marca por falta de uso; y porque se mantenga la imposición de las costas a las actoras en la acción restante. Con costas de alzada a las apelantes vencidas (art. 68, primer párrafo, Cód. Procesal).
La doctora Mariani de Vidal, por razones análogas a las aducidas por el doctor Vocos Conesa, adhiere a las conclusiones de su voto.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, téngase por resolución de la sala lo propuesto en el punto IX del primer voto. Déjase constancia de que la tercera vocalía de la sala hállase vacante.

 

Anexo con ley de marcas

 

LEY DE MARCAS Y DESIGNACIONES

LEY Nº 22.362

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1980.

Ver Antecedentes Normativos

EN uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:

CAPITULO I

DE LAS MARCAS

SECCION 1a

Derecho de propiedad de las marcas

ARTICULO 1º — Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.

ARTICULO 2º — No se consideran marcas y no son registrables:

a) los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptos de su naturaleza, función, cualidades u otras características;

b) los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro;

c) la forma que se dé a los productos;

d) el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.

ARTICULO 3º — No pueden ser registrados:

a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios;

b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios;

c) las denominaciones de origen nacional o extranjeras.

Se entiende por denominación de origen el nombre de un país de una región, de un lugar o área geográfica determinado que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos.

d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen de precio u otras características de los productos o servicios a distinguir;

e) las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres;

f) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias;

g) las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino;

h) el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive;

i) las designaciones de actividades, incluyendo nombres y razones sociales, descriptivas de una actividad, para distinguir productos. Sin embargo, las siglas, palabras y demás signos, con capacidad distintiva, que formen parte de aquéllas, podrán ser registrados para distinguir productos o servicios;

j) las frases publicitarias que carezcan de originalidad.

ARTICULO 4º — La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente.

ARTICULO 5º — El término de duración de la marca registrada será de Diez (10) años. Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los Cinco (5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad.

ARTICULO 6º — La transferencia de la marca registrada es válida respecto de terceros una vez inscripta en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 7º — La cesión o venta del fondo de comercio comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario.

ARTICULO 8º — El derecho de prelación para la propiedad de una marca se acordará por el día y la hora en que se presente la solicitud, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales aprobados por la República Argentina.

ARTICULO 9º — Una marca puede ser registrada conjuntamente por Dos (2) o más personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario.

SECCION 2ª

Formalidades y trámites de registro

ARTICULO 10 — Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud por cada clase en que se solicite, que incluya su nombre, su domicilio real y un domicilio especial constituido en la Capital Federal, la descripción de la marca y la indicación de los productos o servicios que va a distinguir.

ARTICULO 11. — El domicilio especial a que se refiere el Artículo 10, constituido por una persona domiciliada en el extranjero, es válido para establecer la jurisdicción y para notificar las demandas judiciales por nulidad, y reivindicación o caducidad de esta marca, y para todas las notificaciones a efectuarse con relación al trámite del registro.

Sin embargo, cuando se trate de demandas judiciales por nulidad, reivindicación o caducidad, el juez ampliará el plazo para contestarlas y oponer excepciones en atención al domicilio real del demandado.

ARTICULO 12. — Presentada la solicitud de registro, la autoridad de aplicación si encontrare cumplidas las formalidades legales, efectuará su publicación por un (1) día en el Boletín de Marcas a costa del peticionante.

Dentro de los treinta (30) días de efectuada la publicación, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial efectuará la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto de la registrabilidad.

ARTICULO 13. — Las oposiciones al registro de una marca deben efectuarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dentro de los treinta (30) días corridos de la publicación prevista en el Artículo 12.

ARTICULO 14. — Las oposiciones al registro de una marca deben deducirse por escrito, con indicación del nombre y domicilio real del oponente y los fundamentos de la oposición, los que podrían ser ampliados al contestarse la demanda en sede judicial. — En dicho escrito debe constituirse un domicilio especial dentro de la Capital Federal, que será válido para notificar la demanda judicial que inicie el solicitante

ARTICULO 15. — Se notificará al solicitante las oposiciones deducidas y las observaciones que merezcan la solicitud.

ARTICULO 16. — Cumplido un (1) año contado a partir de la notificación prevista en el artículo 15, se declarará el abandono de la solicitud en los siguientes casos:

a) Si el solicitante y oponente no llegan a un acuerdo que posibilite la resolución administrativa y aquél no inicia acción judicial dentro del plazo indicado;

b) Si promovida por el solicitante la acción judicial, se produce su perención.

La acción judicial podrá iniciarse una vez acreditada, mediante declaración jurada del letrado interviniente, la conclusión del procedimiento de mediación.

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 27.222 B.O. 23/12/2015. Vigencia: a partir de los noventa (90) días de su publicación.)

ARTICULO 17. — La acción judicial para obtener el retiro de la oposición deberá iniciarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Dentro de los diez (10) días de recibida la demanda, junto con la declaración jurada que acredita la conclusión del procedimiento de mediación, la dirección remitirá aquélla y los elementos agregados al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal junto con la copia de las actuaciones administrativas de la marca opuesta. El proceso judicial respectivo tramitará según las normas del juicio ordinario.

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 27.222 B.O. 23/12/2015. Vigencia: a partir de los noventa (90) días de su publicación.)

ARTICULO 18. — El juez interviniente informará a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial sobre el resultado del juicio iniciado para obtener el retiro de la oposición a los fines que correspondiere.

ARTICULO 19. — Mediando oposición el solicitante y el oponente podrán renunciar a la vía judicial de común acuerdo y, dentro del plazo de un (1) año establecido en el artículo 10, comunicárselo a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. — En tal caso deberá dictarse resolución que será inapelable, luego de oídas ambas partes y de producidas las pruebas pertinentes. La reglamentación determinará el procedimiento aplicable.

ARTICULO 20. — Cuando se solicite la renovación del registro, se actuará conforme con lo establecido en el Artículo 10 y se presentará además una declaración jurada en la que se consignará si la marca fue utilizada en el plazo establecido en el Artículo 5º, por lo menos en una de las clases, o si fue utilizada como designación, y se indicará según corresponda, el producto, servicio o actividad.

Dictada la resolución aprobatoria del registro o de la renovación se entregará al solicitante el certificado respectivo.

ARTICULO 21. — La resolución denegatoria del registro puede ser impugnada ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial. — La acción se tramitará según las normas del juicio ordinario y debe interponerse, dentro de los treinta (30) días hábiles de notificada la resolución denegatoria por ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que actuará conforme a lo establecido en el Artículo 17.

En el caso de no promoverse la acción en el plazo establecido se declarará el abandono de la solicitud.

ARTICULO 22. — Los expedientes de marcas registradas o en trámite son públicos. — Cualquier interesado puede pedir, a su costa, copia total o parcial de un expediente en el que se ha dictado resolución definitiva.

SECCION 3ª

Extinción del derecho

ARTICULO 23. — El derecho de propiedad de una marca se extingue:

a) por renuncia de su titular;

b) por vencimiento del término de vigencia, sin que se renueve el registro;

c) por la declaración judicial de nulidad o de caducidad del registro.

ARTICULO 24. — Son nulas las marcas registradas:

a) en contravención a lo dispuesto en esta ley;

b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero;

c) para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.

ARTICULO 25. — La acción de nulidad prescribe a los diez (10) años.

ARTICULO 26. — A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiere sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.

No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases o si ella forma parte de la designación de una actividad.

CAPITULO II

De las designaciones

ARTICULO 27. — El nombre o signo con que se designa una actividad, con o sin fines de lucro, constituye una propiedad para los efectos de esta ley.

ARTICULO 28. — La propiedad de la designación se adquiere con su uso y sólo con relación al ramo en el que se utiliza y debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo.

ARTICULO 29. — Toda persona con interés legítimo puede oponerse al uso de una designación.

La acción respectiva prescribe al año desde que el tercero comenzó a utilizarla en forma pública y ostensiblemente o desde que el accionante tuvo conocimiento de su uso.

ARTICULO 30. — El derecho a la designación se extingue con el cese de la actividad designada.

CAPITULO III

De los ilícitos

SECCION 1ª

Actos punibles y acciones

ARTICULO 31. — Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa de pesos cuatro mil ($ 4.000) a pesos cien mil ($ 100.000) a:

a) El que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación;

b) El que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;

c) El que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;

d) El que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.

El Poder Ejecutivo nacional podrá actualizar el monto de la multa prevista, cuando las circunstancias así lo aconsejen.

(Artículo sustituido por art. 67 de la Ley N° 26.784 B.O. 05/11/2012)

ARTICULO 32. — La acción penal es pública y las disposiciones generales del Libro I del Código Penal son aplicables en cuanto sean compatibles con la presente ley.

ARTICULO 33. — La Justicia Federal en lo Criminal y Correccional es competente para entender en las acciones penales, que tendrán el trámite del juicio correccional; y la Justicia Federal en lo Civil y Comercial lo es para las acciones civiles, que seguirán el trámite del juicio ordinario.

ARTICULO 34. — El damnificado, cualquiera sea la vía elegida, puede solicitar:

a) el comiso y venta de las mercaderías y otros elementos con marca en infracción;

b) la destrucción de las marcas y designaciones en infracción y de todos los elementos que las lleven, si no se pueden separar de éstos.

El Juez, a pedido de parte, deberá ordenar la publicación de la sentencia a costa del infractor si éste fuere condenado o vencido en juicio.

ARTICULO 35. — En los juicios civiles que se inicien para obtener la cesación del uso de una marca o de una designación, el demandante puede exigir al demandado caución real, en caso de que éste no interrumpa el uso cuestionado. El juez fijará esta caución de acuerdo con el derecho aparente de las partes y podrá exigir contracautelas.

Si no se presta caución real, el demandante podrá pedir la suspensión de la explotación y el embargo de los objetos en infracción, otorgando, si fuera solicitada, caución suficiente.

ARTICULO 36. — El derecho a todo reclamo por vía civil prescribe después de transcurridos tres (3) años de cometida la infracción o después de un (1) año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho.

ARTICULO 37. — El producido de las multas previstas en el art. 31 y de las ventas a que se refiere el artículo 34, será destinado a rentas generales.

SECCION 2ª

Medidas precautorias

ARTICULO 38. — Todo propietario de una marca registrada a cuyo conocimiento llegue la noticia de la existencia de objetos con marca de infracción conforme a lo establecido en el artículo 31, puede solicitar ante el juez competente:

a) el embargo de los objetos;

b) su inventario y descripción;

c) el secuestro de uno de los objetos en infracción.

Sin perjuicio de la facultad del juez de ordenar estas medidas de oficio, podrá requerir caución suficiente al peticionario cuando estime que éste carezca de responsabilidad patrimonial para responder en el supuesto de haberse pedido el embargo sin derecho.

ARTICULO 39. — Aquel en cuyo poder se encuentran objetos en infracción, debe acreditar e informar sobre:

a) el nombre y dirección de quien se las vendió o procuró y la fecha en que ello ocurrió, con exhibición de la factura o boleta de compra respectiva;

b) la cantidad de unidades fabricadas o vendidas y su precio, con exhibición de la factura o boleta de venta respectiva.

c) la identidad de las personas a quienes les vendió o entregó los objetos en infracción.

Todo ello deberá constar en el acta que se levantará al realizarse las medidas previstas en el artículo 38. La negativa a suministrar los informes previstos en este artículo, así como también la carencia de la documentación que sirva de respaldo comercial a los objetos en infracción, autorizará a presumir que su tenedor es partícipe en la falsificación, o imitación, fraudulenta. Esos informes podrán ampliarse o completarse en sede judicial tanto a iniciativa del propio interesado como por solicitud del juez, que podrá intimar a ese efecto por un plazo determinado.

ARTICULO 40. — El titular de una marca registrada podrá solicitar las medidas cautelares previstas en el Artículo 38, aun cuando no mediare delito ante una marca similar o ilegalmente empleada. Si no dedujera la acción correspondiente dentro de los Quince (15) días hábiles de practicado el embargo o secuestro éste podrá dejarse sin efecto a petición del dueño de los objetos embargados o secuestrados.

ARTICULO 41. — El titular de una marca registrada constituida por una frase publicitaria, puede solicitar las medidas previstas en el artículo 38 sólo con respecto a los objetos que lleven aplicada la frase publicitaria en infracción.

CAPITULO IV

De la Autoridad de Aplicación

ARTICULO 42. — La autoridad de aplicación de esta ley es la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial del Ministerio de Economía, la que resolverá respecto de la concesión de las marcas.

ARTICULO 43. — La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, anotará las solicitudes de registro y renovación en el orden que le sean presentadas. A tal efecto, llevará un Libro rubricado y foliado por la Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial. En este libro se volcarán la fecha y hora de presentación, su número, la marca solicitada, el nombre y domicilio del solicitante y los productos o servicios a distinguir.

ARTICULO 44. — El certificado de registro consistirá en un testimonio de la resolución de concesión de la marca, acompañado del duplicado de su descripción, y llevará la firma del Jefe del Departamento de Marcas de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 45. — El registro, renovación, reclasificación, transferencia, abandono y denegatoria de marcas, así como su extinción por renuncia o por resolución judicial y la modificación del nombre de su titular, serán publicados por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 46. — La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial deberá conservar los expedientes o sus copias fehacientes. Sólo podrán destruirse los expedientes originales cuando se haya obtenido y guardado copia de los mismos.

ARTICULO 47. — Los trámites que se realicen ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial están sujetos al pago de tasas, cuyo monto fijará la reglamentación. Dichos montos serán actualizados según lo previsto, para las multas, en el Artículo 31 “in fine”.

CAPITULO V

Disposiciones transitorias y derogatorias

ARTICULO 48. — Las marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley y cuyo vencimiento se produzca pasados los SEIS (6) meses de dicha fecha, serán reclasificados en el momento de su renovación de acuerdo con la nomenclatura que establecerá la reglamentación, o antes, a pedido de su titular.

ARTICULO 49. — La presente ley entrará en vigencia a los Treinta (30) días de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 50. — La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los Sesenta (60) días de su sanción.

ARTICULO 51. — Deróganse las leyes números 3975 y 17.400, los artículos 2º, 3º, 5º, 6º, 7º y 8º del Decreto Ley 12.025/57, el decreto del 3 de noviembre de 1915 sobre escudos y banderas y los decretos números 126.065/38, 21.533/39 y 25.812/45.

ARTICULO 52. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

VIDELA

José A. Martínez de Hoz

Alberto Rodríguez Varela

Antecedentes Normativos

– Artículo 31 primera parte, montos sustituidos por art. 1º de la Resolución Nº 198/1990 de la Subsecretaría de Industria y Comercio B.O. 1/10/1990;

Artículo 31 primera parte, montos sustituidos por art. 1º la Resolución Nº 350/1987 de la Secretaría de Industria y Comercio Interior B.O. 17/6/1987;

Artículo 31 primera parte, montos sustituidos por art. 1º del Decreto Nº 2061/1983 B.O. 19/8/1983;

Artículo 31 primera parte, montos sustituidos por art. 1º del Decreto Nº 1109/1982 B.O. 14/6/1982.

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