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Un caso de infracción marcaria por anteojos de sol

| El 04, Feb 2015

Actualizado a junio de 2016. Cuáles son los derechos del titular de una marca registrada, de una marca comercial. Qué acciones tiene para pedir el cese de uso y obtener una indemnización si es que se considera que alguien usa su marca.

En este caso, los jueces ordenaron el cese de la infracción a la marca Oakley, con anteojos importados que usaban un signo similar. Además, la empresa importadora los tuvo que indemnizar. Pueden importar anteojos, pero no usar la misma marca.

En derecho de marcas, vale el registro local. Si la marca está registrada en Estados Unidos pero no acá, entonces en Argentina se podría usar si es de buena fe. Acá, Oakley tenía la marca registrada así que los jueces le dieron la razón. Para eso, efectuaron el cotejo de los anteojos y entendieron que los chinos evocaban el modelo “O”, el “polarized oakley dark” y otros el “polarized racing jacket” o el “monster dog” de Oakley, según surgía en su sitio web, que presenta varias características coincidentes con el logo registrado.ante

A partir del Acuerdo GATT, estos cargamentos hasta se podrían frenar en Aduana, lo que generó cierta controversia. En este caso la mercadería ya había ingresado, así que además del cese de venta y demás, tuvieron que indemnizar a la empresa con la marca registrada en Argentina, porque no es el mismo producto y puede inducir a engaño al comprador.

De hecho, en uno de los votos un juez afirmó: “Quien tenga perfectamente en claro la trayectoria de ‘OAKLEY’ y los precios de los anteojos que esa firma fabrica, puede inclinarse por adquirir los que fueron secuestrados con la sola idea de ‘comprar barato un símbolo de status’. Es un hecho público y notorio que los falsificadores y especuladores ganan fortunas con ese tipo de consumidor; y no podrían hacerlo sin servirse de marcas referentes. La reputación usurpada de esa manera posibilita el lucro que la ley no ampara.”

Finalmente, un consejo práctico. Nunca comprar anteojos de sol en la calle porque dañan más la visión de lo que pueden protegerla. Al filtrar la luz visible, pero no la ultravioleta, hacen que la los rayos pasen igual (la pupila no se cierra) y es un peligro… Así que ya saben, a la óptica de confianza. Tanto por anteojos de sol como los de aumento se puede consultar denunciar a 0800-333-1234 responde@anmat.gov.ar y a la Muni respectiva.


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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III, Fecha: 06/11/2012, “Oakley Inc. v. PPP SRL y Otro” 

2ª INSTANCIA.— Buenos Aires, noviembre 6 de 2012.

El Dr. Antelo dijo:

La firma Oakley Inc., con domicilio real en One Icon, Foothill Ranch, California, Estados Unidos de América, demandó a las empresas nacionales PPPP y LLL SA para que se las condenara a lo siguiente: a) cesar en el uso de las marcas OAKLEY (denominativa) —registros 1.628.907 y 1.710.388—; OAKLEY (figurativa, diseño elíptico y O superpuesta) —registro 1.589.019— y “O” (figurativa) —registro 1.620.773—, todas inscriptas a nombre de la actora en la clase 9 de la nomenclatura; b) pagar los daños y perjuicios causados por el uso indebido de dichas marcas; c) declarar la nulidad del registro del signo “OKEY” —clase 9— adquirido por Trade Import SA y transferido después a la codemandada LLL SA; y d) publicar íntegramente la sentencia favorable en los diarios “Clarín” y “La Nación” (fs. 53/66).

La demandante expuso ser una empresa fundada en 1975 por Jim Jannard y dedicada a la venta de manubrios para motocicletas de “motocross” y de anteojos protectores de ese deporte. Detalló que en 1984 creó los primeros anteojos para sol de alto rendimiento y que, con el paso del tiempo, impuso su línea de productos sobre la base de su calidad y diseños únicos. Afirmó ser la titular de más de seiscientas patentes y ochocientos marcas registradas en todo el mundo, circunstancia que se corresponde con la fama que sus anteojos ganaron en el mercado internacional e, inclusive, en la República Argentina donde son comercializados desde hace tiempo y donde tiene registrados los signos mentados en el apartado a) del párrafo anterior. Denunció que, de acuerdo al resultado de las medidas cautelares concedidas en el incidente que corre por cuerda, quedó probada la violación de sus derechos marcarios por parte de ambas accionadas; concretamente refirió que en el local de ellas donde se practicó la diligencia judicial fueron encontrados ciento treinta y tres pares de anteojos y veintidós estuches con las marcas de su propiedad ligeramente alterados. Calificó esa conducta como falsificación marcaria poniendo de relieve que se habían vendido dos mil doscientas cincuenta y nueve unidades en esas condiciones, lo cual surgía del acta de embargo y secuestro.

Además Oakley Inc. sostuvo que tanto PPP como LLLL SA respondían a las mismas personas físicas y que sus socios y accionistas eran los mismos o bien estaban vinculados entre sí; al respecto tuvo en cuenta que, pocos días después de que la diligencia judicial referida se secuestraron una gran cantidad de anteojos y estuches exportados por LLL  SA desde Argentina. Consideró que, a la luz de lo relatado, estaban dados todos los presupuestos para hacer cesar a las firmas demandadas en el uso fraudulento de sus marcas y condenarlas al pago de la condigna indemnización estimando que el lucro que habían obtenido constituía una pauta válida para determinarla; fue así que la fijó, aproximadamente, en $ 196.533 tomando el 30% de lo vendido —2259 pares a razón de U$S 30 por cada uno— y convirtiendo el resultado de U$S 67.770 a pesos al tipo de cambio de $ 2,90, con más los intereses desde que la infracción fue cometida (fs. 58 vta.).

En cuanto a la nulidad del registro “OKEY” en cabeza de LLL SA, arguyó que la similitud de ese signo con suyo —anterior en el registro— era de tal magnitud, que no podía coexistir si se respetaba el art. 24, ley 22362, máxime, atendiendo a la instrumentación que de ella habían hecho las accionadas para sacar provecho fraudulentamente de “OAKLEY”. Ofreció prueba y pidió el acogimiento de la acción con costas.

  1. A fs. 92/108 contestaron la demanda PPP SRL y e SA (poder a fs. 77/80) oponiendo la excepción de arraigo a la que se allanó la actora a fs. 110/112vta (ver resolución de fs. 113 y cumplimiento de fs. 126/129).

La defensa de las demandadas se basó en negar la comercialización de productos con la marca “OAKLEY” como así también la similitud confusionista de esta con “OKEY”. Respecto de lo primero, explicaron que la mercadería secuestrada era parte de un muestrario recibido junto con anteojos importados de China y que no había sido puesta a la venta al público; desde esa perspectiva sostuvieron que no habían violado la ley marcaria ni los derechos de la demandante. En lo tocante a los signos en pugna y a la nulidad del registro de “OKEY” postularon la inexistencia de similitud por la diferencia fonética evidente —”OAKLEY” se pronuncia “okli” mientras que “OKEY” casi como se escribe—; alegaron otros rasgos diferenciales en este último tales como la grafía y el signo representativo del Yin-Yan; además dijeron que los productos de la demandante son “artículos de lujo, suntuarios, de valores exorbitantes para el mercado argentino y adquiribles solo en ópticas especializadas” (fs. 98 vta.), en tanto que los suyos no. Concordemente con ello expusieron el contraste entre el precio de aquéllos —que oscila entre U$S 100 y U$S 300 y el de ellos que promedian los $ 8 y $ 10 según los casos— (fs. cit.). Impugnaron la procedencia y el cálculo del resarcimiento, ofrecieron prueba, hicieron reserva del caso federal y pidieron el rechazo de la demanda, con costas.

III. En la sentencia obrante a fs. 900/908 el juez de primera instancia admitió, con costas, la demanda ordenando el cese de las marcas en conflicto, el pago de $ 200.000 en concepto de indemnización con más los intereses calculados desde la notificación del traslado de la demanda a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días y la publicación de la sentencia a costa de los infractores en los diarios “Clarín” y “La Nación”.

Apelaron las demandadas (fs. 913 y fs. 915, y autos de concesión de fs. 914 y fs. 916) quienes expresaron agravios a fs. 933/943. El traslado ordenado a fs. 944 fue contestado por la actora a fs. 945/951vta.

Los recursos dirigidos contra las regulaciones de honorarios (fs. 909, fs. 913, fs. 915, fs. 920, fs. 922) serán tratados una vez finalizado el Acuerdo.

  1. Entraré directamente a examinar aquellos aspectos relevantes de la causa que tienen relación con las quejas de los apelantes.

Antes de iniciar la demanda de autos, Oakley Inc. promovió un incidente de medidas cautelares con sustento en el art. 38, ley 22362, con el objeto de que se procediera a embargar y secuestrar anteojos para sol que se estaban comercializando con su diseño y marca en el local de PPP SRL ubicado en Pasteur 326 de esta Ciudad (expte. n. 2541/03 que corre por cuerda, en adelante, el “incidente”).

La medida fue admitida por el magistrado de primera instancia y, en consecuencia de ello, el 7/5/2003 a las 13:30 hs. el oficial de Justicia Roberto H. Domínguez se hizo presente en el local mencionado y llevó a cabo un inventario de 133 artículos que se encontraban “identificados con el logotipo y marca” “OAKLEY”, agregando que estaban “Todo nuevo sin uso y a la venta” procediendo a su embargo (resolución de fs. 37 y acta de fs. 43/43vta. del incidente).

Los anteojos secuestrados que tengo a la vista (ver reserva a fs. 70 y elevación a fs. 928; también fotos del Anexo B, documental actora, fs. 20/32) tienen marcos en diferentes tonalidades (plateado, negro, azul cobalto) y un diseño moderno que es muy similar al de la actora. En efecto, unos evocan el modelo “O”, el “polarized oakley dark” y otros el “polarized racing jacket” o el “monster dog” (consultar el sitio http://www.oakely.com/store/products y ver anexo C, documental OAKLEY, fs. 33/43 y ofrece prueba, fs. 62). Además, existe una etiqueta de identificación adherida al que presenta varias características coincidentes con el logo registrado por la actora. Se trata de un rectángulo en fondo negro de 1,05 centímetros de base por 0,75 milímetros de alto en fondo negro con una “O” ovalada en blanco con trazo grueso en sus laterales que predomina sobre el conjunto; por debajo de ella hay una palabra, también en balnco, con una grafía confusa. Uno tiene que prestar bastante atención para darse cuenta que se trata de “OKEY” porque la “K” está unida con la “O” y, lo que es más importante, la “E” está descompuesta, por un lado, en una “L” y, por el otro, en dos barras más pequeñas similares al signo “=” que son paralelas a la base de la letra “L”, de tal modo que la “E” de “OKEY” viene a ser la sumatoria de “L” y de “=” (v.gr. anteojos negros secuestrados en bolsa).

Ese modo de presentar la marca “OKEY” concuerda con los signos de la actora (ver registros 1.944.785 y 1.692.125, ejemplares a fs. 14/18). Recuerdo en este tipo de conflictos es la visión de conjunto la que debe considerarse cuando el infractor emplea distintos elementos de marcas ajenas causando en el público consumidor asociaciones automáticas con estas últimas (sala 1ª, causa 1327 “Gostanian Hnos. SRL v. Fábrica Argentina de Alpargatas SAIC, del 16/11/1971; sala 2ª, causa 2055 “Tabernig, Ana M. v. Gobbi, Novag SA” del 26/12/1972; esta sala, causa 1545/97 “Penzoil Products Company v. Eurolube SA”, del 14/11/2000). Desde tal perspectiva, la tesis de las demandadas basada en las diferencias fonéticas (ver responde, fs. 98/98vta.) no puede ser aceptada porque a la pronunciación de un vocablo determinado sólo se llega si la persona tiene claro de qué palabra se trata. Si hay asociación con “OAKLEY” porque la grafía, el tamaño del logo y la “O” superpuesta así lo determinan, la fonética va estar condicionada por esa primera impresión.

Tampoco debe acogerse la idea de distinguir los productos por el precio (tercer agravio fs. 937 vta., punto C a fs. 938 vta.) ya que las imitaciones serviles de marcas de alta gama constituyen una práctica corriente y en expansión en la actualidad. Los jueces deben resolver los conflictos sometidos a su consideración teniendo en cuenta la realidad jurídica objetiva la cual constituye una de las premisas de cualquier fallo justo (Fallos 313:1333, consid. 9 del voto mayoritario). Es sabido que el propósito del legislador es el de impedir que quien no es titular del registro pueda lucrar con él sin permiso del dueño (ar. 4, ley 22362, y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo – Bertone, Luís “Derecho de Marcas”, Heliasta, 2003, t. II, ps. 24 y ss.); y esa situación puede darse —y se da— cuando la marca se reproduce íntegramente o bien cuando se toman de ella elementos esenciales que producen en el consumidor su evocación. La conocida expresión “casualidad milagrosa” es una ironía que define bien esa realidad y es apta para sellar la suerte del primer agravio (fs. 933vta.) sin perjuicio de observaciones adicionales que haré ulteriormente.

Quien tenga perfectamente en claro la trayectoria de “OAKLEY” y los precios de los anteojos que esa firma fabrica, puede inclinarse por adquirir los que fueron secuestrados con la sola idea de “comprar barato un símbolo de status”. Es un hecho público y notorio que los falsificadores y especuladores ganan fortunas con ese tipo de consumidor; y no podrían hacerlo sin servirse de marcas referentes. La reputación usurpada de esa manera posibilita el lucro que la ley no ampara.

La queja relativa a la inexistencia de infracción marcaria por no haber sido los productos puestos a la venta (fs. 935 y ss.) carece de fundamentación (art. 265, Código Procesal). Basta relevar las siguientes constancias de la causa para concluir de ese modo. A fs. 58 vta. del incidente PPP SRL manifestó que la totalidad del material secuestrado había sido comprado a LLL SA reafirmando su derecho a comercializarlos con apoyo en el registro del signo “OKEY” en cabeza de la vendedora (fs. 59 del incidente). Esa posición fue la que, con ligeros matices, reiteró al contestar la demanda (fs. 97 vta., último párrafo a fs. 98 y ss.). De ahí que el planteo formulado en esta instancia se contradice, estrictamente hablando, con las cuestiones sometidas al juez de la causa (art. 277, Código Procesal). Lo que en realidad subyace en esta crítica es la premisa de que la titularidad de “OKEY” convalidaría cualquier venta ulterior; pero ocurre que, por las razones que expliqué en el considerando anterior, ella debe ser descartada.

El art. 16, Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, aprobado como Anexo C por la ley 24425 (BO 5/1/1995) dispone que el titular de una marca goza del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen “en el curso de operaciones de comerciales” signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que fue registrada la marca. De ahí que la venta reconocida con la finalidad de revender sea apta para configurar la infracción marcaria acusada por la actora.

Cabe agregar que las propias recurrentes admitieron en su responde que “Si bien las co-demandadas PPP SRL y LLL SA no constituyen stricto sensu empresas ‘vinculadas’ en los términos descriptos por el art. 33, LSC, es cierto que responde a una conducción cercana, toda vez que el presidente de LLL SA —firmante de esta presentación— don Jacobo E. Churba, es esposo de doña Adriana Reisfeld quien junto a aquel ostentan el carácter de socios gerentes de la codemandada PPP SRL…” (fs. 95vta. IV-1). Ese tipo de conducción lleva a atribuir responsabilidades compartidas a la hora de juzgar.

La impugnación de la sentencia en cuanto admite la indemnización (cuarto agravio, fs. 938 vta. a fs. 941vta.) configura una cuestión novedosa y, por lo tanto, ajena a la jurisdicción revisora (art. 277, Código Procesal).

En efecto, en su responde las apelantes no opusieron la inexistencia de perjuicios ni la falta de nexo causal (expresión de agravios, fojas citadas); sólo se limitaron a reiterar que “la actora realiza el cálculo de los daños supuestamente ocasionados a su parte sobre la base las (sic) 2259 unidades declaradas como vendidas por PPP SRL al contestar la intimación en los términos del art. 39, ley 22362. Sin embargo dicha codemandada refirió en su presentación que esa cantidad respondía a la venta de productos marca OKEY, de propiedad de LLL SA, y acompañó las facturas correspondientes.” para agregar más adelante que “En este sentido, y reiterando que ninguna de las codemandadas vendió nunca artículos con la marca OAKLEY como la de los productos secuestrados” (fs. 102vta., 4., párrafos, segundo, tercero y quinto). En esta instancia ensaya un argumento distinto: “Incumbía a la parte actora acreditar los daños” porque la “sola producción de la supuesta infracción marcaria no generaba por sí derecho alguno” (recurso, fs. 939, párr. 2).

Una cosa es condicionar la procedencia del resarcimiento a la configuración de la infracción marcaria —eso fue lo que hicieron las apelantes en su responde— y otra bien distinta es negar la procedencia, a pesar de que tal infracción se demuestre (la falta de nexo causal aducida a fs. 941, punto C.2, evidencia con nitidez el alejamiento del thema decidendum).

La defensa ensayada al principio remite a un razonamiento circular ya refutado: como los artículos vendidos por LLL SA estaban distinguidos con la marca “OKEY” ninguna violación a los derechos de la actora se había producido. Lo cierto es que producida la venta de esos artículos en las condiciones ya analizadas, el lucro obtenido deriva del uso de registros similares a los de OAKLEY.

VII. Consideraciones análogas a las anteriores llevan a rechazar los cuestionamientos al monto de condena (expresión de agravios, C.3., fs. 941vta. a 942vta.).

A pesar de que la actora calculó estimativamente los perjuicios teniendo en miras los 2259 pares de anteojos vendidos por LLL SA (fs. 58 vta.), las accionadas no protestaron sobre esas pautas al contestar la demanda. En esa oportunidad mantuvieron a rajatabla la tesitura de que los productos referidos llevaban la marca “OKEY” (fs. 103), lo que difiere sustancialmente de la impugnación del precio unitario que el a quo tomó para determinar la entidad del crédito (fs. 942). Por lo demás, es sabido que en caso de uso indebido de marcas existen distintos criterios para indemnizar al titular afectado (esta sala, causa 6121/2002 fallada el 8/7/2008), lo que obliga al demandado a impugnar, a todo evento, los parámetros empleados por el actor en su escrito inicial.

El recurso de apelación presupone examinar cuestiones propuestas al juez de primera instancia manteniéndose, siempre, dentro del principio del congruencia que, por vincularse con el derecho de defensa en juicio, tiene raigambre constitucional (arts. 34, inc. 4, 163, inc. 6 y 277, Código Procesal; art. 18, CN y Fallos 237:328 y 247:681, entre otros).

VIII. Las apelantes se agravian que el doctor Soto haya valorado como prueba el informe del estudio jurídico de la actora, “Benedetti & Benedetti” de la Ciudad de Panamá (recurso, fs. 936/937vta.). Entienden que, por tratarse de un documento existente antes de promover la demanda, Oakley Inc. debió haberla acompañado con su escrito inicial de acuerdo a lo previsto en el art. 333, Código Procesal, o, en todo caso, a través del procedimiento reglado para producir prueba en el extranjero.

Se trata de un informe que consta a fs. 332/336vta. con un anexo que va desde las fojas 249/331, que fue considerada por el magistrado en el consid. 4 de su sentencia (fs. 905/905vta.). En él —firmado por Ernesto J. Nicolau Escobar en hojas con membrete del estudio de abogados ya mentado— se refiere que el 19 y 20/5/2003, es decir, casi tres meses después de la iniciación de este pleito, la Administración de la Zona Libre de Colón de la República de Panamá llevó a cabo dos retenciones por presunto uso indebido de marcas en perjuicio de Oakley Inc. En una de las bodegas de la empresa Consolidaciones y Trámites Zona Libre SA fueron encontrados y retenidos por la autoridad 78 bultos que totalizaban 23292 pares de lentes para sol identificados con la marca “OAKLEY” “escrita con el diseño particular de esta marca pero modificada o alterada quedando la ‘E’ inserta dentro de la ‘L’…” bajo los modelos “Italy design OAKEY” y “diseño O” constatándose que el propietario de la mercancía era LLL Panamá SA en virtud de la venta que le había hecho LLL SA de Argentina (fs. 333 y cit.). Constituye una prueba más de la infracción marcaria y del beneficio obtenido con ella.

Lo cierto es que esta prueba informativa fue ofrecida por Oakley Inc. al promover la demanda (fs. 64 vta., punto 6) y producida el 2/12/2005 sin que las recurrentes la impugnaran en los términos del art. 403, parte 2ª, Código Procesal. En atención a ello no veo que refuten el argumento expuesto en el fallo (art. 265, Código Procesal).

Por ello, juzgo que el fallo debe ser confirmado. Con costas a las apelantes vencidas (art. 68, parte 1ª, Código Procesal).

Así voto.

La Dra. Medina, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto.

Y Visto: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el tribunal resuelve: confirmar la sentencia apelada en lo que ha sido materia de agravio. Las costas del recurso son a cargo de las apelantes vencidas (art. 68, parte 1ª, Código Procesal).

Corresponde, ahora, considerar las apelaciones deducidas a fs. 909, 913, 920 y 922 —concedidas a fs. 910, 914, 921 y 923, respectivamente—. Por ello y teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, el monto por el que prosperó la demanda, el trámite del juicio, las etapas cumplidas, la complejidad del asunto, y el mérito y resultado de la labor profesional elévanse los honorarios del representante de la parte actora, doctor M. N. A., a la cantidad de … y confírmanse los del doctor F. N. (arts. 6, 7, 9, 19, 22, 33 y 37, ley 21839 modificada por la 24432).

En virtud de las cuestiones sobre las que debieron expedirse los peritos actuantes, de la amplitud de sus dictámenes, de la incidencia de ellos en el resultado final del pleito y de la proporcionalidad que deben guardar sus emolumentos con los de los restantes profesionales intervinientes, se elevan los honorarios del contador M. A. M. a la cantidad de … y se confirman los de la perito en informática, S. C. A.

Por las tareas de Alzada, en atención al mérito y resultado del recurso, se establecen los honorarios del doctor M. M. A. en la suma de … (arts. 9, 14, conc. y cit. del arancel).

El Dr. Recondo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, RPJN).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Guillermo A. Antelo.— Graciela Medina.


 

Acá otra marca, Ray Ban, da instrucciones para distinguir sus anteojos…

Spot-Original-RayBan-Wayfarers

 

 

Otra sentencia sobre uso de marcas – Boca y Taboca

 

Causa N° 6.161/12/CA1 -“Philip Morris Products SA C/ Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil s/ cese de oposición al registro de marca” – CNCIV Y COMFED – SALA III – 15/03/2016

En Buenos Aires, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “Philip Morris Products SA c/ Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil s/ cese de oposición al registro de marca”, y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo:
I. La magistrada a quo hizo lugar a la demanda que Philip Morris Products SA entabló contra Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil, y en consecuencia, declaró infundada la oposición que éste último planteó en sede administrativa al registro de la marca denominativa “TABOKA”, solicitada bajo acta n° 3.003.917 de la clase 34 del nomenclador, con costas a la demandada -confr. sentencia de fs. 454/457-.
Este pronunciamiento fue apelado por la accionada ver fs. 460, quien expresó agravios a fs. 475/480, los que fueron contestados por su contraria mediante presentación de fs. 482/486. Hay también recursos de apelaciones contra la regulación de honorarios (ver fs. 460 y 463), que serán tratadas al final del acuerdo y según su resultado (arg. art. 280 del Código Procesal, texto según ley 26.939, DJA).
II. Del estudio de las constancias del expediente resulta que aquí se enfrentan la actora con su marca “TABOKA” vs. la demandada con sus marcas “BOCA” y “BOCA JUNIORS” y que el presente conflicto se desenvuelve en la clase 34 del nomenclador.
Para así decidir, la Jueza de primera instancia tuvo en cuenta en primer término que el público consumidor -como reglapone especial atención al seleccionar los cigarrillos y los recuerda por su nombre ya que los solicita en el momento de su adquisición recurriendo necesariamente a las expresiones designativas, prestando particular atención lo cual evita que puedan ser fácilmente engañados. En este segmento del mercado se advierte, además, que el fumador tiene gustos definidos, lo cual reduce la posibilidad de que se confunda.
También ponderó que las marcas oponentes son, en lo que interesa en el presente litigio, marcas de defensas y que si bien este carácter no afecta su legitimidad, sí las categoriza en un plano distinto al de las marcas comunes porque -a diferencia de éstas- no responden al fin de identificar y diferenciar productos y servicios, apartándose del propósito de la ley de marcas en cuanto propugna el uso efectivo de los signos marcarios como se desprende de los arts. 5, 20, 23 y 26. De allí que las marcas de defensa reciben -en cuanto a su protección- un matiz especial consistente en observar un criterio de mitigado rigor en el cotejo.
Sentado ello, efectuó el cotejo marcario señalando que la raíz “TA” le otorga a la marca de la actora suficiente poder diferenciador, máxime al momento de pronunciar los conjuntos en conflicto. Desde el plano gráfico, observó que la marca figurativa en la que la demandada formuló la protesta (n°2.919.544), no es susceptible tampoco de generar confusión con la denominativa que se pretende registrar, ya que las notas distintivas que se captan en forma espontánea y sin ninguna clase de esfuerzo de atención en el aspecto sonoro, aventan toda posibilidad de confusión, sobre todo en el caso del público consumidor de cigarrillos, el cual, por sus gustos, podrá distinguir la marca pretendida sin relacionarla con el club de futbol demandado.
III. La parte demandada se agravió del argumento principal apuntado y de otros también esgrimidos por el a quo que no resumí dado que a mi juicio el eje de la cuestión a resolver pasa por lo sintetizado precedentemente, y por algunas razones más sobre las que me expediré luego.
IV. Comienzo entonces por señalar que según mi convicción, la sentencia debe confirmarse. Seguidamente paso a dar mis razones:
Lo importante al momento de definir este tipo de litigios radica en atenerse fundamentalmente a las circunstancias adjetivas propias de la causa, a fin de arribar a la verdad jurídica objetiva al momento de sentenciar. No puede limitarse mi análisis a una estructura meramente teórica sino que debo ponderar con realismo los concretos intereses en juego, pues será este el mejor modo de conseguir un resultado que se adecue a la exigencia de justicia efectuada por las partes (conf. CSJN, Fallos 272:290; 279:150, entre otros y antecedentes de la Sala III, causa n° 13.546/04 del 23.11.04, n°2.111/02 del 17.05.07, n°5.419/08 del 14.10.10 y n° 11.225/07 del 22.08.2013, entre otras).
Implica ello, que el análisis sobre la presunta confundibilidad de los registros debe efectuarse sopesando si dicha circunstancia se presenta frente al público consumidor en los términos planteados en la litis por la oponente, toda vez que su protección frente a posibles confusiones representan el bien jurídico a proteger por parte del legislador y juzgador.
Lo primero que debe hacer el juzgador para decidir esta clase de conflictos es colocarse en el lugar del consumidor y dejarse llevar, ante todo, por la impresión de conjunto, la aprehensión espontánea que dejan las designaciones, sin desmenuzarlas, examinándolas de manera sucesiva y no simultánea conf. esta Sala, causa Nro. 16.898/95 del 07/07/98.
Pues bien, la impresión que me provoca la aprehensión fresca, espontánea y pre-reflexiva de “TABOKA” y “BOCA”-“BOCA JUNIORS”, es que no se confunden en absoluto.
Profundizando el estudio, advierto que en el plano auditivo en nada se parecen los signos en pugna toda vez que la raíz “TA” le otorga a la marca de la actora suficiente y notable carácter distintivo. En tal sentido y tal como lo dijera en el cuarto párrafo del presente considerando, al momento de comparar las marcas el juzgador debe evitar desmenuzarlas en forma artificial. Recuerdo esto porque la apelante pretende encontrar similitudes donde no las hay. Adviértase que según su criterio la marca “TABOKA” sugeriría indefectiblemente la expresión “está Boca” y que ello provocaría indudablemente la confusión del público consumidor.
Debo decir que tal afirmación resulta por lo menos insólita además de extremadamente forzada, máxime si se tiene en cuenta que el signo resulta ser un término de fantasía carente de significado y que en todo caso (teniendo en cuenta quien es su titular) invita -sin lugar a dudas- a la evocación del “Tabaco”. Adviértase además que para que el término “TABOKA” sugiera la expresión “está boca”, habría que forzar su pronunciación con determinado énfasis, lo que traducido al plano gráfico quedaría “TA´BOCA”.
La comparación en el plano gráfico, nos conduce a igual conclusión y ello así porque la raíz “TA” le otorga un gran poder diferenciador, lo que queda más acentuado aún con la letra “K” cuyo carácter es tan fuerte que no solo no pasa inadvertido en la comparación sino que resalta especialmente dentro del conjunto.
Por lo expuesto, creo que no existe similitud visual ni fonética en grado tal que justifique inhibir el registro pretendido.
V. A mayor abundamiento y para concluir, debo destacar que asiste razón a la actora cuando sostiene que la accionada no ha probado la efectiva comercialización en la actualidad de producto alguno en la clase 34. A ello, debe sumarse que fue la misma demandada quien aseveró que al estar orientada su actividad a la práctica de deportes profesionales, nunca concedería licencias de uso de su marca para identificar cigarrillos.
No obstante ello, asegura haber concedido licencias de uso para la fábrica de ceniceros y encendedores. Ello lleva a preguntarnos ¿con qué actividad se relacionan dichos objetos sino con la de fumar? Tal vez un encendedor pueda ser utilizado para prender el fuego de un asado, una hornalla, etc., pero un cenicero?! Demás está decir que todo producto que se comercialice con la marca “BOCA” o “BOCA JUNIORS”, llevará consigo la famosa combinación de colores “Azul y Oro” que tan fuertemente identifica a la institución demandada, que dicho sea de paso, es uno de los clubes más populares de la República Argentina, cuya fama trasciendo incluso nuestras fronteras, a punto tal que puede decirse sin hesitación que “BOCA JUNIORS” es una marca (no cualquier club puede lograrlo). Todo ello aleja sin dudas cualquier posibilidad de confusión.
Por último, cabe poner de resalto que la apelante no supo desvirtuar el argumento mediante el cual la magistrada de primera instancia destacó que el público consumidor de cigarrillos pone especial atención al seleccionar los mismos porque tiene sus gustos bien definidos.
Así las cosas, considero que la sentencia atacada debe ser confirmada en todos sus términos
VI. En función de todo lo expuesto, propongo al Acuerdo la confirmación de la sentencia apelada, con costas a la parte demandada, que resulta vencida (conf. art. 70, primer párrafo del Código Procesal).
Así voto.
El Dr. Recondo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.
Buenos Aires, 15 de marzo de 2016.
Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas a la parte demandada (conf. art. 70, primer párrafo del CPCC, texto según ley 26.939, DJA).
Corresponde ahora, tratar los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios practicada por el a quo (ver fs. 460 y fs. 463).
Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y su resultado, la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas y le reconvención por cese de uso (conf. arts. 3, 6, 7, 9,10, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432), se confirman los honorarios regulados en primera instancia.
Por las tareas de Alzada, se regulan los honorarios del Dr. J. O. en la suma de pesos …. ($…); los de los Dres. A. L. R. B. M. y E. J. F. G., en la suma de pesos … ($…) y …. ($…) respectivamente (art. 14 de la ley de arancel).
El Dr. Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).
Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente devuélvase.

Fdo.: Graciela Medina – Ricardo Gustavo Recondo

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